Ответ на уведомление об отказе в регистрации товарного знака

Уведомление о предварительном отказе в регистрации товарного знака: что это значит?

Получение уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства не является окончательным отказом в регистрации товарного знака. Это документ, который направляется экспертизой до вынесения решения об отказе и предоставляет заявителю возможность изложить свою позицию по выявленным препятствиям к регистрации товарного знака.

Иными словами, эксперт Федерального института промышленной собственности (ФИПС), курирующий заявку, сообщает, что в заявленном товарном знаке усмотрены потенциальные основания для отказа, и предлагает заявителю представить аргументы, подтверждающие охраноспособность обозначения. На этой стадии правовая судьба товарного знака ещё не предрешена.

Почему экспертиза направляет уведомления и что от вас ожидается

Эксперт обязан проверить заявленное обозначение на соответствие требованиям статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. Если в ходе такой проверки выявляются сомнения — например, в различительной способности знака, его описательности, сходстве с более ранним обозначением или однородности товаров и услуг, — заявителю направляется уведомление с изложением мотивов предполагаемого отказа.

От вас в ответ ожидается не формальное несогласие, а мотивированная правовая позиция, в которой:

• точно квалифицируются основания отказа;
• приводятся аргументы, опровергающие выводы эксперта;
• используются ссылки на нормы ГК РФ, административную и судебную практику.

От чего реально зависит итог регистрации

Итог рассмотрения заявки после направления уведомления зависит прежде всего от качества и содержания ответа, а не от самого факта наличия предварительного отказа в регистрации. Экспертиза товарных знаков не является автоматизированной процедурой: оценка сходства, описательности и однородности во многом носит оценочный характер.

Практика показывает, что при грамотно выстроенной аргументации — с учётом подходов Суда по интеллектуальным правам и позиций Палаты по патентным спорам — значительная часть предварительных отказов успешно преодолевается. Именно поэтому стадия подготовки ответа на запрос экспертизы является ключевой для судьбы регистририруемого знака.

Основные причины отказа в регистрации товарных знаков

Уведомления о проверке соответствия обозначения требованиям закона (так называемые «предварительные отказы») выносятся экспертами ФИПС на основании статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. Все основания делятся на три группы:

1. Абсолютные основания — проблема в самом обозначении

Это случаи, когда знак по своей природе не может быть зарегистрирован, независимо от наличия чужих прав. Роспатент считает, что такое обозначение не способно выполнять главную функцию товарного знака — отличать ваши товары или услуги от чужих.

• Отсутствие различительной способности — знак слишком прост: одна буква, цифра, линия, геометрическая фигура без оригинального исполнения.
• Описательность — обозначение прямо указывает на вид, свойства, качество или состав товара (например, «Сладкое» для конфет, «Ремонт» для автосервиса).
• Введение в заблуждение — название создаёт ложное представление о происхождении, производителе или характеристиках товара (например, «Алтай» для воды, разлитой в Новосибирске).
• Противоречие общественным интересам и морали — использование нецензурной лексики, оскорбительных выражений, жаргона или символов, унижающих человеческое достоинство.
• Государственная символика — включение флагов, гербов и других официальных знаков без разрешения компетентных органов.

Подробнее об абсолютных основаниях — на странице: 🔗 Какие товарные знаки нельзя зарегистрировать.

2. Относительные основания — ваш знак похож на уже зарегистрированный

Это самая частая причина, по которой не регистрируют товарный знак. Отказ приходит, если ваше обозначение слишком похоже на товарный знак, который уже принадлежит кому-то другому и был подан раньше вашей заявки. По закону (п. 6 ст. 1483 ГК РФ) регистрация невозможна, если одновременно выполняются два условия:

• Ваш знак визуально, по звучанию или по смыслу похож на уже зарегистрированный или ранее заявленный знак;
• Вы и правообладатель работаете в близких сферах — например, вы продаёте «одежду», а чужой знак зарегистрирован для «обуви», или вы оказываете «медицинские услуги», а у другого — «медицинские приборы».

Если оба условия соблюдены, Роспатент считает, что потребитель может перепутать бренды и решить, что товары или услуги исходят от одного и того же производителя. Именно поэтому регистрация не проходит.

3. Иные основания — нарушение других прав

Регистрация также невозможна, если обозначение затрагивает права, не связанные напрямую с товарными знаками:

• Похожесть на чужое торговое или фирменное название — Роспатент откажет, если ваш знак очень похож на название уже действующей компании или её коммерческое имя, которое появилось раньше вашей заявки и используется для аналогичных товаров или услуг.
• Нарушение авторских прав — использование без разрешения названий произведений, персонажей, имён или портретов известных лиц (например, «Гарри Поттер», «Монро»).

Способы преодоления отказа зарегистрировать знак

Получение уведомления об отказе в регистрации не означает окончательную невозможность получения охраны. На этом этапе заявитель может выбрать одну из двух стратегий — в зависимости от того, насколько обоснованы выводы экспертизы.

1. Согласие с выводами экспертизы

Если основания отказа являются юридически весомыми, целесообразно внести изменения в заявку, чтобы устранить выявленные препятствия:

• исключить из заявки отдельные товары, услуги или целые классы МКТУ;
• внести изменения в графическое или словесное обозначение — исключить отдельные неохраняемые элементы из композиции, если такие корректировки не изменяют существо знака, например, исключить из заявляемого обозначения входящее в него слово "кофе" если в знак заявлен в том числе для товара — чай;
• указать спорный элемент как неохраняемый — при условии, что он не занимает доминирующего положения в знаке.

2. Несогласие с выводами экспертизы (подача возражения)

Если отказ, по мнению заявителя, необоснован, необходимо подготовить мотивированное возражение, аргументация в котором строится в зависимости от типа основания:

При отказе по абсолютным основаниям (отсутствие различительной способности, описательность, введение в заблуждение):

• доказать, что между обозначением и характеристиками товара отсутствует прямая ассоциация — потребитель не воспринимает название как описание свойств товара, а лишь при определённых рассуждениях может провести аналогию. Например, обозначение «Золотой урожай» для крупы не означает, что продукт сделан из золота или обладает «золотым» качеством — связь здесь ассоциативная, а не описательная и требует дополнительных рассуждений и домысливания.
• подтвердить иное, неописательное значение обозначения с помощью словарных источников;
  Например, если Роспатент считает, что слово «Пихтач» указывает на посёлок и вводит в заблуждение относительно места происхождения воды, можно привести толковые словари, где это слово определяется как «пихтовый лес». Такая аргументация демонстрирует, что основное значение обозначения не географическое, потребитель не будет ошибочно полагать, что товар связан с конкретным населённым пунктом;
• опровергнуть утверждение о том, что обозначение вводит в заблуждение относительно происхождения товара: например, доказать, что географическое название используется не как указание на реальное место производства, а в фантазийном, образном или ассоциативном смысле, и потребитель не примет его за информацию о происхождении товаров (например, «Эверест» для бананов, «Антарктида» для мороженого);

При отказе по относительным основаниям (сходство до степени смешения с более ранним знаком, п. 6 ст. 1483 ГК РФ):

• провести анализ степени сходства — визуального, фонетического и смыслового — и показать, что риск смешения отсутствует;
• опровергнуть однородность товаров или услуг, указав на различия в назначении, целевой аудитории или каналах сбыта;
• договориться с правообладателем сходного знака, препятствующего регистрации, и получить письмо-согласие на регистрацию вашего обозначения;
• при наличии оснований — инициировать аннулирование старшего знака. Например, если товарный знак не используется непрерывно в течение трёх лет, его регистрация может быть досрочно прекращена на основании статьи 1486 ГК РФ. Подробнее о процедуре — в разделе: Аннулирование товарного знака по неиспользованию.

Экспертиза знака в Роспатенте — это не автоматизированный процесс, а работа экспертов, которые могут по-разному интерпретировать критерии охраноспособности, степень сходства с уже зарегистрированными знаками или применимость норм законодательства. Один эксперт может признать обозначение оригинальным, другой — усмотреть в нём описательность или сходство.

Именно поэтому решающее значение приобретает качество возражения: всесторонний правовой анализ оснований отказа, опора на позицию Суда по интеллектуальным правам по схожим делам и логически выстроенные аргументы, опровергающие выводы эксперта, — всё это напрямую повышает шансы на регистрацию вашего товарного знака.

Сроки ответа на уведомление экспертизы Роспатента

Согласно п. 56 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, до принятия окончательного решения экспертизы заявителю в письменной форме направляется уведомление о проверке соответствия заявляемого названия или изображения законодательным нормам, в котором изложены мотивы предполагаемого отказа. В течение 6 месяцев с даты направления уведомления необходимо изложить свои доводы в поддержку регистрации заявляемого знака.

Таким образом, для того чтобы исправить какие-либо неточности или представить доказательства в защиту регистрации вашего товарного знака у вас в запасе есть 6 месяцев.

Как долго рассмотривается доводы на передварительный отказ?

Законодательством установлен максимальный срок рассмотрения доводов заявителя, поступивших в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации, который составляет два месяца со дня получения ответа.

Стоимость оспаривания отказов в регистрации товарного знака

Способ избежать или уменьшить до минимума риски получения потенциальных предварительных отказов зарегистрировать товарный знак - это изначально доверить процесс регистрации вашго бренда специалистам имеющим специальные знания в области законодательства о товарных знаках и большой опыт работы.

Мы готовы оказать помощь в составлении аргументированных отзывов на запросы экспертизы патентного ведомства.

О нас

Работаем с 2000 года.
За время работы бюро помогли нашим клиентам зарегистровать более 2000 торговых марок.

Специалист по интеллектуальной собственности Оксана Штерц

Опыт работы в сфере регистрации и защиты интеллектуальных прав: более 20 лет.

Специализация:

Регистрация товарных знаков; патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Отзывы Google Отзывы Яндекс Портфолио