Обзор практики решений Роспатента об отказе в регистрации товарного знака

Новые подходы Роспатента к регистрации товарных знаков

В последнее время все большее число заявок на регистрацию брендов получает решения об отказе в предоставлении правовой охраны. Казалось бы, законодательство в области товарных знаков не менялось, не изменились и правила рассмотрения заявок на товарные знаки, однако обозначения еще несколько лет назад признаваемые регистрирующим органом как охраноспособные все чаще отклоняются или признаются сходными с ранее зарегистрированными торговыми марками.

С чем же это связано и в чем причина ужесточения подходов Роспатента в правоприменительной практике при рассмотрении заявок на товарные знаки? Поворотным моментом в изменении позиций Патентного ведомства явились положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Согласно основным принципам, изложенным в указанном пункте, методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения дополнена следующими разъяснениями:

• - Для признания сходства товарных знаков достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.
• - Смешение товарных знаков возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
• - Установление сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения. При этом учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. (Таким образом в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.
• - Оценка сравниваемых знаков должна производиться с точки зрения обычного потребителя, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Рассмотрим как применяются разъяснения, указанные в пункте 162, на примерах вынесенных Роспатентом решений об отказах в регистрации товарных знаков.

Потребитель может перепутать

Роспатент отказал в регистрации знака "MANTRA" по заявке для товаров 05 класса (пищевые добавки), считая его сходным до степени смешения с зарегистрированными знаками "MANTI" и "GANTRA" для фармацевтических препаратов.

См. Решение Палаты по патентным спорам.

Заявитель пытался доказать, что знаки не являются сходными в силу их звукового различия, а также обратил внимание на тот факт, что заявленное обозначение является лексической единицей английского языка, означающее "мантра, заклинание".

Рассмотрев возражение, Роспатент установил, что с точки зрения звучания анализ словесных элементов заявленного обозначения "MANTRA" и противопоставленных знаков "MANTI" и "GANTRA" показал их сходство, основанное на одинаковом составе гласных, весьма близком составе согласных, одинаковом количеством слогов.

При этом при анализе смыслового значения слов "MANTRA" и "MANTI" Роспатентом не было учтено, что в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи. Так, согласно информации, приведенной в словарях dic.academic.ru, "MANTI" может быть переведено с датского языка как гадание, с итальянского как мантии, а согласно энциклопедии Википедия, это слово в переводе с английского языка означает "манты"- разновидность пельменей, популярных в большинстве кухонь Центральной Азии, Западной Азии, Южного Кавказа, Балкан и Афганистана.

В итоге ведомство признало знаки сходными и отказало заявителю в регистрации. Зарегистрировать знак все же удалось только благодаря представленным правообладателями противопоставленных товарных знаков в писем-согласий.

Заявленному обозначению "WELLKIDS" Роспатентом был противопоставлен ранее зарегистрированный знак "WELL".

Сходство было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов "WELLKIDS" и "WELL", обусловленного фонетическим вхождением противопоставленного знака в заявленное обозначение.

Получить охрану знаку удалось опять же только представив в регистрирующий орган письмо-согласие на регистрацию от правообладателя противопоставленного товарного знака.
См. Решение Палаты по патентным спорам

Сходными были признаны заявленное обозначение "HEALTHIS" и товарный знак "HEALTRIX"

Отказ в регистрации был обоснован фонетическим сходством словесных элементов "HEALTHIS" и "HEALTRIX", обусловленным наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, совпадением начальной части сравниваемых слов "HEAL-" и однородностью товаров 03 класса МКТУ (косметические препараты).

Правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке.
См. Решение Палаты по патентным спорам

"HIS STORY" и "HISTORIC" Роспатент признал сходными.

Роспатент отказал в регистрации знака "HIS STORY" по заявке N 2021724668 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг, посчитав его сходным с зарегистрированным знаком "HISTORIC" по международной регистрации No 1372663 для таких же товаров 25 класса МКТУ.

Заявитель обратился с возражением на решение об отказе в палату по патентным спорам в котором указал, что словесный элемент заявленного обозначения "HIS STORY" переводится с английского языка как "его история". Слово "история" имеет значение "рассказ", "повествование", "рассказать историю из жизни", а противопоставленный знак "HISTORIC" переводится с английского языка как "исторический". В данном случае слово "история" – это наука, изучающая то, что было в прошлом (древняя история, учебник истории и т.д.). Таким образом, в сравниваемых обозначениях представлены различные по смыслу словесные элементы и в них изначально заложены различные понятия и идеи, что не позволит потребителям их спутать.

Роспатент признал сравниваемые знаки сходными по звучанию. Члены коллегии рассудили, что оба обозначения являются близкими по составу звуков и совпадающих слогов и различаются только окончаниями.

В отношении доводов заявителя по поводу смыслового различия сравниваемых знаков представители административного органа пришли к выводу о том, что указанные семантические различия, обусловленные их словарными значениями, могут быть не очевидными для российских потребителей в силу недостаточности владения потребителями английским языком. При этом созвучность указанных слов со словом русского языка "история" сближает сравниваемые обозначения в семантическом отношении.

Итоговое решение - отказать в удовлетворении возражения. См. Решение ППС

"JOHN SILVER" и "JOHN GOLD" признаны сходными

Эксперт отказал в регистрации знака "JOHN SILVER" для товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). Основанием для решения об отказе явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение признано сходным с товарным знаком "JOHN GOLD".

Заявителю удалось зарегистрировать знак только после получения письма-согласия на регистрацию от правообладателя противопоставленного знака. Решение ППС

Знак "ЦАРЕВ САД" Роспатент признал сходным со знаками "ЦАРЕВ ПРОДУКТ" и "ЦАРЕВКА".

Роспатент отказал в регистрации знака "ЦАРЕВ САД" для товаров 29 класса МКТУ, посчитав его сходным до степени смешения со знаками "ЦАРЕВ ПРОДУКТ" и "ЦАРЕВКА". Заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и обратился с возражением в Палату по патентным спорам.

Рассмотрев, возражение коллегия палаты установила, что в противопоставленном знаке "ЦАРЕВ ПРОДУКТ" слово "ЦАРЕВ" является сильным элементом, поскольку оно расположено на первом месте в знаке по сравнению с неохраняемым элементом "ПРОДУКТ" и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения. Сходство заявленного обозначения "ЦАРЕВ САД" и противопоставленного товарного знака "ЦАРЕВ ПРОДУКТ" коллегия обосновала звуковым и смысловым тождеством входящего в состав сравниваемых обозначений словесного элемента "ЦАРЕВ".

Далее палата признала заявленное обозначение "ЦАРЕВ САД" сходным с товарным знаком "ЦАРЕВКА". По мнению коллегии, в заявленном обозначении словесный элемент "ЦАРЕВ" расположен на первом месте и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. При этом, как указано палатой: "Слово "ЦАРЕВ" является однокоренным со словом "ЦАРЕВКА" противопоставленного знака и близким по смыслу, что порождает в сознании потребителя сходный ассоциативный ряд, связанный со значением слов "царь, царский, имеющий отношение к царю и т.д.".

Анализируя смысловое сходство, палата также пришла к выводу, что дополнительный элемент "САД" не придает заявленному обозначению качественно иного смыслового восприятия, поскольку определяющее значение имеет словесный элемент "ЦАРЕВ", которое является однокоренным со словом "ЦАРЕВКА".

В итоге рассмотрения дела в регистрации знака было отказано. Решение ППС

Роспатент отказал в регистрации знака "SQUID GAME" посчитав его сходным с ранее зарегистрированным знаком "SQUID INK"

Американская развлекательная компания Netflix попыталась зарегистрировать в качестве товарного знака название популярного корейского сериала "SQUID GAME" (в переводе на русский язык - игра в кальмара) в отношении товаров 09 и услуг 41 класса МКТУ. Роспатент отказал в регистрации знака "SQUID GAME", посчитав его сходным до степени смешения со знаком "SQUID INK". Не согласившись с решением Роспатента, компания обратилась с возражением в Палату по патентным спорам.

В возражении заявитель пробовал доказать, что несмотря на наличие в сравниваемых словосочетаниях слова "SQUID" (кальмар), они различаются по своему звуковому составу и по смыслу. Противопоставленный знак "SQUID INK" может быть переведен с английского языка как "чернила кальмара", а заявленное обозначение в переводе с английского может быть истолковано как "игра в кальмара".

Сопоставив сравниваемые знаки, коллегия палаты установила, что основным сильным элементом обоих знаков является слово "SQUID" (кальмар) и именно оно является наиболее запоминаемым потребителям, так как занимает начальное положение, и именно с него начинается прочтение знаков.

Относительно довода заявителя о том, что иные словесные элементы: "GAME" и "INK", придают сравниваемым обозначениям разное семантическое значение, а именно "игра в кальмара" и "чернила кальмара", коллегия отметила следующее.
"Наличие в заявленном обозначении словесного элемента "GAME", также как и в противопоставленном товарном знаке – словесного элемента "INK" не может оказывать существенного влияния на восприятие обозначений, поскольку элементы "GAME" и "INK" не изменяют смыслового значения слова "SQUID" и не создают качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом "SQUID", в виду чего, словосочетания "SQUID GAME" и "SQUID INK" – вызывают прямые ассоциации с "SQUID" (кальмаром), кроме того, словесные элементы "SQUID"/"SQUID" занимают начальное положение, и именно с них начинается прочтение знаков."

В результате рассмотрения возражения палатой знаки были признаны сходными.

По мнению палаты, средний российский потребитель не способен воспринимать два значимых слова как словосочетание и будет расценивать оба знака как что-то связанного с кальмарами. Решение ППС

"BLACK SMOKE" признали сходным со знаком "BLACK"

Роспатент отказал в регистрации знака "BLACK SMOKE" N 2022740451 в отношении товаров 34 класса (табачные изделия) и услуг 35 класса (продвижение и продажа товаров), посчитав его сходным зарегистрированным знаком "BLACK" N 2022714044 по звуковому критерию и по смыслу.

Звуковое сходство регистрирующий орган обосновал полным вхождением слова "BLACK" противопоставленного знака в заявленное обозначение. По поводу смыслового сходства было указано, что оба знака включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент "BLACK" (в переводе с английского "черный"). При этом, словесный элемент "BLACK" заявленного обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака, тогда как, слово "SMOKE", в силу своего семантического значения (в переводе с английского "дым"), является слабым элементом. Решение ППС

Знаку "Балансела" отказали в регистрации и признали его сходным со знаками "БАЛЛАНТАЙНС" и "BALLATINE’S"

"Севастопольский винодельческий завод" попытался зарегистрировать товарный знак "Балансела" для алкогольной продукции. Роспатент отказался зарегистрировать знак посчитав его сходным с серией товарных знаков "БАЛЛАНТАЙНС" и "BALLATINE’S".

Считая решение регистрирующего органа неправомерным, завод подал возражение на решение об отказе в Палату по патентным спорам. В возражении он указал, что сравниваемые знаки имеют существенные звуковые различия и обратил внимание коллегии на то, что в обозначениях "Балансела" и "БАЛЛАНТАЙНС" изначально заложены различные понятия и идеи, поскольку знаки имеют различное смысловое значение и вызывают в сознании потребителей различные ассоциации.

Согласно словарно-справочной литературе слово "балансела" имеет значение - двадцативесельная шлюпка с острыми оконечностями, имеющая одну мачту с латинским парусом (см. Интернет-словарь: https://dic.academic.ru/ Самойлов К. И. Морской словарь), а противопоставленные знаки представляют собой фамилию основателя компании производителя шотландского виски Джорджа Баллантайна. (о чем свидетельствуют многочисленные упоминания в энциклопедиях и других источниках, а также высокая степень насыщенности интернет-пространства такой информацией)

При рассмотрении возражения членами Палаты было указано, что слово "BALLANTINE" / "БАЛАНТАЙН" не имеет смыслового значения, воспринимается в качестве фантазийного, что не позволяет провести сопоставительный анализ сравниваемых обозначений по смыслу.

Проанализировав только звуковое сходство, коллегия установила, что схожесть обусловлена полным совпадением начальных частей [БАЛАН-], а разница в конечных частях [-СЕЛА] и [-ТАЙН(С)] не влияет на вывод о фонетическом несходстве сравниваемых обозначений.

В удовлетворении возражения было оказано, а вывод административного органа о том, что слово "BALLANTINE" / "БАЛАНТАЙН" является новообразованным был сделан без учета его семантики. Решение ППС

Таежник и Таежная Роспатент признал сходными

Красноярская компания "Негоциант" попыталась зарегистрировать название товарного знака "ТАЕЖНИК" для товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации знака, т.к. по мнению эксперта заявленное на регистрацию слово сходно с ранее зарегистрированным знаком "ТАЕЖНАЯ" св-во N166077.

Заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе и обратился с возражением в Палату по патентным спорам, в котором указал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различны по звуковому составу, а главное различаются по смыслу, так как "ТАЁЖНИК" - человек, который живет и промышляет в тайге, а "ТАЕЖНАЯ" - прилагательное от слова ТАЙГА - дикий хвойный лес на севере Европы, Азии и Северной Америки. Таким образом в сравниваемых словах изначально заложены различные понятия и идей.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам посчитала доводы возражения неубедительными. По мнению коллегии, звуковое сходство сравниваемых слов обусловлено совпадением начальных пяти букв "ТАЕЖН-" при отличии только окончаний "-ИК"/"-АЯ", а их смысловое сходство предопределено тем, что оба слова как-то связаны с тайгой.

В итоге рассмотрения дела в удовлетворении возражения заявителя было отказано.

При рассмотрении возражения палатой были проигнорированы положения Руководства по экспертизе товарных знаков, адресованного работникам системы Роспатента, в пункте 7.1.2.1(в) которого указано: "не следует признавать сходными обозначения, являющиеся однокоренными, но имеющие различное смысловое значение. Например, несходными можно признать такие обозначения как "Лесное" и "Лесник", "Таежник" и "Таежная" " .Решение ППС

"ЖУРАВЛИНАЯ ГОРКА" признан сходным с серией товарных знаков "ЖУРАВЛИ"

Предприниматель попытался зарегистрировать товарный знак "ЖУРАВЛИНАЯ ГОРКА" для товаров 32, 33 классов МКТУ (безалкогольные и алкогольные напитки). Рассмотрев заявку, Роспатент отказал в регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения об отказе послужило то, что заявленное обозначение "Журавлиная горка" является названием песчаной дюны в национальном парке "Шушенский бор", а товары 32, 33 классов МКТУ, маркированные обозначением "Журавлиная горка", могут вызвать в сознании потребителя ассоциацию с деятельностью Федерального государственного бюджетного учреждения "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА "САЯНО-ШУШЕНСКИЙ" И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ШУШЕНСКИЙ БОР". По мнению Роспатента регистрация знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В ответ на решение об отказе заявитель указал что вид деятельности ФГБУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА "САЯНО-ШУШЕНСКИЙ" И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ШУШЕНСКИЙ БОР" определен самим названием, т.е. любому среднестатистическому потребителю понятно, что это некий государственный орган, функция которого - обеспечение охраны, ухода и привлечение туристов в этот национальный парк. Аббревиатура "ФГБУ" говорит о том, что это некоммерческая организация и она, соответственно, не может заниматься розливом воды или производить пиво и другие напитки на природоохранной территории.

Заявитель также предоставил письмо от дирекции заповедника, в котором выражено согласие на регистрацию и использование наименования "Журавлиная горка" для регистрации товарного знака на его имя.

Роспатент признал доводы предпринимателя о том, что покрытая сосновым лесом песчаная дюна не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров убедительными, но ту же нашел новые основания для отказа в регистрации знака в связи с его сходством с товарными знаками "ЖУРАВЛИ".

Административным органом было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются звуковым сходством, так как слово "ЖУРАВЛИ" полностью входит в состав в состав заявленного обозначения "Журавлиная горка".

Предприниматель также попытался сослаться на зарегистрированные товарные знаки "ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН" и "ПОЛЕТ ЖУРАВЛЯ" регистрации которых не помешала указанная серия товарных знаков со словом "ЖУРАВЛИ", однако его доводы были оставлены без внимания. Итоговое решение Роспатента - в государственной регистрации товарного знака отказать. Решение ППС

"ТАЙНА КАМНЕЙ" признали сходным с товарным знаком "САД КАМНЕЙ"

Роспатент отказал в регистрации названия "ТАЙНА КАМНЕЙ" на основании сходства с товарным знаком "САД КАМНЕЙ". Заявитель попытался оспорить решение органа и указал, что сравниваемые обозначения "САД КАМНЕЙ" и "ТАЙНА КАМНЕЙ" не сходны по звучанию в силу того, что содержат разный состав букв, звуков и слогов, а в указанных словосочетаниях на первом месте стоят разные слова "САД" и "ТАЙНА".

Им также был указано на то, что сравниваемые обозначения "САД КАМНЕЙ" и "ТАЙНА КАМНЕЙ" представляют собой словосочетания, в которых заложены разные понятия и идеи, а образующие их слова связаны между собой по смыслу и грамматически.

Заявитель попытался доказать, что "САД КАМНЕЙ" представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее определенное смысловое значение - сад камней (японский "каменный сад") - культурно-эстетическое сооружение Японии, а словосочетание "ТАЙНА КАМНЕЙ" имеет совершенно иное смысловое значение, означающее веру в существование особых сакральных свойств камней.

Рассмотрев доводы заявителя, представители Роспатента посчитали их неубедительными. По мнению Роспатента выражение "сад камней" не является популярным устойчивым выражением русского языка, а "Тайна камней", не может быть отнесено к устойчивому словосочетанию, поскольку значение данного словосочетания отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках.

На основании этих умозаключений судебная коллегия провела анализ сходства по каждому слову и установила, что сходство сравниваемых обозначений "ТАЙНА КАМНЕЙ" - "САД КАМНЕЙ" обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент "КАМНЕЙ".

В результате рассмотрения дела в регистрации знака "ТАЙНА КАМНЕЙ" было отказано. решение ППС

"OLD STONE" признали сходным с серией знаков "STONE LAND"

Коллегия указала, что спорное обозначение "OLD STONE" не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов как, например, "глазное яблоко", "бабье лето", в связи с чем правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову.

Членнами коллегии было установлено, что сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы "STONE", что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений. Решение ППС

Обозначение "СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ" и знаки "Sonata" , "СОНАТА" Роспатент признал сходными

При сравнении знаков Роспатент пришел к выводу, что в заявленном обозначении и противопоставленых товарных знаках основными, «сильными» элементами, по которым знаки идентифицируются потребителем, являются словесные элементы "СОНАТА". Данный факт обусловлен тем, что слово "СОНАТА" лучше запоминается и имеет смысловое значение (инструментальное музыкальное произведение из трех или четырех различающихся своим содержанием частей, из которых одна или две написаны в форме сонатного аллегро, https://dic.academic.ru).

В решении было отмечено, что наличие в заявленном обозначении словесных элементов "СЛАДКИХ СНОВ" не может оказывать существенного влияния на его восприятие, поскольку само словосочетание "СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ" воспринимается как «музыкальное произведение для сна». В виду чего, словосочетание "СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ" – вызывает прямые ассоциации с музыкальным произведением, то есть с сонатой. Таким образом, определение "СЛАДКИХ СНОВ" не изменяет смыслового значения слова "СОНАТА" и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом "СОНАТА". Несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения были признаны сходными и ассоциирующимися друг с другом, что и привело к отказу в регистрации знака. Решение ППС

Приведенная Роспатентом в этом решении аргументация фактически может привести к монополии на использование слова "СОНАТА" в любых словосочетаниях и языках (как на русском, так и, иностранных языках, либо в транслитерации), что недопустимо и ставит под угрозу существование иных товарных знаков с таким элементом.