Международная регистрация товарного знака

Условия подачи международной заявки

• Международная регистрация товарного знака в странах Мадридской Системы возможна только при наличии товарного знака, уже зарегистрированного в России, или на основе поданной базовой заявки на регистрацию знака.
• Заявляемое обозначение должно полностью соответствовать зарегистрированному или заявленному в России, а перечень товаров и услуг не должен выходить за рамки, указанного в базовой регистрации или заявке.

Как зарегистрировать международный товарный знак?

1 Этап: выбор стран

Перед тем как приступить к оформлению международной заявки следует определить, где вам необходима правовая охрана товарного знака.

2 Этап: проверка обозначения в международных базах товарных знаков

Перед тем как подать заявку рекомендуется провести поиск по товарным знакам, действующим на территории тех государств, где вы намерены получить охрану. Это позволит выявить сходные и идентичные действующие марки, которые могут быть противопоставлены при экспертизе заявки в национальных ведомствах. В качестве инструмента для поиска можно воспользоваться Глобальной базой данных по брендам, которая содержит более 46 млн товарных знаков из 55 баз данных (включая зарегистрированные через Мадридскую систему).

3 Этап: расчет пошлин

Заявителям потребуется оплатить пошлины, без которых экспертиза проводиться не будет.

Кроме вышеупомянутых существуют Индивидуальные пошлины, которые установили некоторые страны-участницы Мадридского Протокола.

Для более точного расчета сборов можно воспользоваться онлайновым сервисом Калькулятор пошлин

КУРС ШВЕЙЦАРСКОГО ФРАНКА:

Расходы на регистрацию знаков в рамках Мадридской системы можно оптимизировать, так как сумма издержек напрямую зависит как от количества классов МКТУ, так и от числа государств, на территории которых вы собираетесь зарегистрировать товарный знак. Стоит принять во внимание, что указание отдельных членов Мадридского союза может привести к существенному увеличению расходов. Так, например, испрашивание правовой охраны в Бахрейне автоматически увеличит сумму сборов на 1710 швейцарских франков.

Для оптимизации трат рекомендуется подавать заявки только в те страны, в которых вы действительно планируете продвигать ваш бренд. В случае выхода на новые рынки вы всегда сможете включить интересующие государства, воспользовавшись предусмотренной в Мадридской Системе процедурой последующего указания.

4 Этап: заполнение бланка международной заявки

Необходимо заполнить бланк заявления (MM2 Application for international registration under the Madrid Protocol) на английском языке. При заполнении необходимо указать:

• Наименование заявителя, изображение торговой марки и перечень классов МКТУ в полном соответствии с записью в национальной регистрации.
• Государства, в которых будет испрашиваться охрана.
• Суммы пошлин и сведения об их оплате.
• При добавлении Европейского Союза нужно указать испанский или французский как альтернативный язык для переписки.
• В случае указания Соединенных Штатов Америки, следует также заполнить и заявление о намерении использовать знак по форме ММ18 (Declaration of intention to use the mark in United States of America).

Помимо этого, нужно составить ходатайство в Федеральный институт промышленной собственности о проверке комплектности документов, соответствия приведенных в них данных национальной регистрации и передачу заявки в WIPO.

5 Этап: Отправка международной заявки

Подготовленный пакет документов, включая ходатайство, на бумажном и цифровом носителях, нужно отправить в адрес Роспатента: ФИПС, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 125993, Российская Федерация.

Процедура рассмотрения заявок по Мадридской системе

Сроки рассмотрения заявок национальными ведомствами

В соответствии с заявлениями, сделанными договаривающимися Сторонами Мадридской системы срок вынесения решений по заявкам в государствах участниках Мадридского Союза составляет 12-18 месяцев.

Несмотря на то, что большинство стран уведомили Международное Бюро о 12-ти и 18-ти месячных сроках, отведенных на на рассмотрение заявки, на практике все происходит быстрее. Так, например, Европейский Союз уведомил о 18-месячном сроке рассмотрения, хотя в руководстве по экспертизе Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) указано, что длительность проведения экспертизы не должна превышать 6 месяцев.

В отдельных государствах - участниках, предусмотрено возможное уведомление об отказе на основании возражения, поданного по истечении 18 месяцев.

Отслеживание статуса международной регистрации товарного знака

Зная номер международной регистрации, указанный в сертификате ВОИС, можно отслеживать информацию о том в каких странах была предоставлена охрана, а где в охране было отказано и, в случае получения уведомлений об отказах, своевременно предоставить аргументы в пользу регистрации товарного знака, обратившись к патентным поверенным страны, отказавшей в защите прав. Следить за состоянием заявки в режиме реального времени заявителям позволяет система Madrid Monitor.
Для проверки статуса необходимо в поле / International registration number / ввести номер международной регистрации, указанный в сертификате.

Особенности международной регистрации знаков в некоторых странах

Регистрация международных знаков с указанием США

Одна из наиболее распространенных проблем, возникающих при указании Соединенных Штатов Америки, заключается в том, что рубрики, приведенные в перечне, не всегда соответствует требованиям Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO) и редко принимаются без каких-либо изменений. В этих случаях экспертами часто направляются извещения (Office Actions) с предложением внести в классификацию исправления, являющимися приемлемыми в соответствии с правилами USPTO.

Типичным примером (Office Actions), направляемых экспертами, являются запросы, касающиеся торговых марок для программного обеспечения. Описание продукта "computer software, recorded" (программное обеспечение для компьютеров) будет принято большинством стран, но в США необходимо уточнить его характер. Например, указать "computer software, namely, for business, education, entertainment" (программное обеспечение, а именно для бизнеса, образования, развлечений).

Ответить на такие извещения технически несложно, тем не менее сделать это можно только через американского патентного поверенного, имеющего лицензию для осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной собственности. Получение таких запросов увеличит изначально рассматриваемые затраты. Цены на услуги патентных поверенных за написание ответов: 250-300 USD.

Обязательным условием поддержания в силе регистрации товарного знака в США является его использование в отношении всех заявленных товаров. Согласно законодательству между 5-м и 6-м годом действия знака, а также в течение последнего года действия знака, т.е. до окончания каждого 10-летнего периода с даты регистрации правообладатель должен предоставить в американское ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) декларацию об использовании товарного знака.

Декларация (Declaration of Use) представляет собой документ, подтверждающий что товарный знак используется. В качестве доказательств возможно потребуется представить фотографии ярлыков, этикеток или контейнеров и упаковки, на которых знак используется в коммерческих целях. Если владелец не предоставит таких доказательств в течение установленного законом периода, регистрация в США будет аннулирована.

Для заполнения декларации также потребуются лицензированные американские патентные поверенные.

Официальный тариф за подачу декларации - $225.00.
Цены на услуги местных патентных поверенных по подготовке деклараций варьируются в пределах 600 -700 USD.

Подробнее ознакомиться с требованиями, предъявляемыми странами союза к международным регистрациям товарных знаков по Мадридской системе, можно на сайте WIPO в разделе профили участников https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember

Услуги и цены

Международная регистрация товарного знака включает:

• Поиск существующих идентичных и сходных марок в национальных и международных базах данных по словесной части обозначения;
• расчет пошлин, подлежащих оплате Международному бюро;
• оформление документов заявки;
• отправку документации в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС);
• составление ответов на запросы экспертов ВОИС.

Стоимость услуг:

9000 ₽+1200 ₽ за класс МКТУ свыше одного. Сборы, уплачиваемые в МБ ВОИС, не включены в стоимость.

РЕЗУЛЬТАТ: Получение сертификата о регистрации товарного знака

Срок получения: 4-5 месяцев.

Максимальные сроки экспертизы в странах Мадридской системы составляют 12-18 месяцев.

Заказать:

Необходимые документы:

• Номер свидетельства товарного знака (или заявки)
• Перечень стран, где необходима охрана торговой марки.
• Качественное изображение товарного знака в электронном виде, в форматах .gif, .png, .jpg.

Государственные субсидии

На основании постановления Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. №1368 (ред. От 06.02.2021) российские производители, регистрирующие объекты интеллектуальной собственности на внешних рынках, могут получить государственные субсидии на финансирование расходов, связанных с подготовкой, подачей и делопроизводством по заявкам на международную регистрацию товарного знака по Мадридской системе и оплатой пошлин.

Функции агента Правительства РФ по предоставлению субсидий выполняет АО «Российский экспортный центр». Центр в полном объеме готов субсидировать расходы на уплату пошлин при подаче заявок по Мадридской системе, а также компенсировать до 70% затрат, связанных с подготовкой документов. Для предоставления субсидий нужно подготовить комплект документов, необходимых для получения финансовой поддержки и направить его на рассмотрение в РЭЦ.

Образцы свидетельств о регистрации знака некоторых стран Мадридской системы