Международная регистрация товарного знака

Подача заявки на международную регистрацию товарного знака по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола в настоящее время позволяет получить охрану знака одновременно более чем в 100 странах путем подачи одной заявки. В настоящее время в Мадридский союз насчитывает 109 членов. (Перечень стран участниц Мадридского Соглашения и Протокола) по состоянию 24 февраля 2021 г.

Условия подачи международной заявки

Получить охрану в странах Мадридского Соглашения возможно только для при наличии товарного знака, уже зарегистрированного в России.
Регистрация товарного знака по процедуре Протокола к Мадридскому соглашению возможна на основе поданной в РФ базовой заявки.
Международная заявка должна содержать: информацию о базовой регистрации или базовой заявке; указание стран, в которых будет регистрироваться торговая марка и перечень товаров и услуг, в отношении которых будет предоставляться правовая охрана.
Заявка заполняется на английском языке, если она подается только в страны участницы Протокола к Мадридскому соглашению. В остальных случаях заявка оформляется на французском языке.
Документы подаются через Патентное ведомство РФ (Роспатент и его структурное подразделение Федеральный институт промышленной собственности - ФИПС), которое удостоверяет, что все указанные в ней сведения соответствуют национальной регистрации и направляет заявку в World Intellectual Property Organization (WIPO) - Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС).

Примечание. Необходимо учесть, что если международная регистрация проводится на базе национальной заявки, которая находится на экспертизе в Роспатенте, в случае вынесения окончательного решения об отказе по национальной заявке международная заявка также будет аннулирована.

Сроки рассмотрения международных заявок

В соответствии с заявлениями, сделанными договаривающимися Сторонами Мадридской системы срок экспертизы заявок в государствах участниках Мадридского Соглашения ограничен 12 месяцами, а в странах Протокола -18 месяцами.

В некоторых государствах - участниках, таких как, Алжир, Антигуа и Барбуда, Австралия, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Гамбия, Гана, Греция, Дания, Зимбабве, Израиль, Индия, Иран, Ирландия, Италия, Камбоджа, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Кипр, Литва, Малави, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Самоа, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Финляндия, Швеция, Эстония, предусмотрено возможное уведомление об отказе на основании возражения, поданного по истечении 18-месячного срока.

Размеры пошлин

При подаче заявки на международную регистрацию заявителю необходимо оплатить пошлины, без уплаты которых экспертиза заявки проводиться не будет.


	Сумма
Для товарного знака в черно-белого исполнении:	653 CHF
Для товарного знака в цветном исполнении:	903 CHF
Дополнительная пошлина за каждый класс товаров и/или услуг свыше трех:	100 CHF
За каждую страну, в которой испрашивается регистрация:	100 CHF
За и пересылку регистрационного экземпляра заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности	4900 ₽ и дополнительно 400 руб. за каждый класс МКТУ свыше 3

Кроме вышеуказанных существуют Индивидуальные пошлины, которые установили некоторые государства-участники Мадридского Протокола.

КУРС ШВЕЙЦАРСКОГО ФРАНКА:

Как зарегистрировать международный товарный знак?

1. Перед подачей международной заявки на регистрацию товарного знака рекомендуется провести поиск по товарным знакам, действующим на территории тех государств, где вы намерены получить охрану. Это позволит выявить сходные и идентичные действующие марки, которые могут быть противопоставлены при экспертизе заявки в национальных ведомствах. В качестве инструмента для поиска можно воспользоваться Глобальной базой данных по брендам, которая содержит более 46 млн товарных знаков из 55 баз данных (включая зарегистрированные через Мадридскую систему).

2. Заполнить бланк заявления (MM2 Application for international registration under the Madrid Protocol) на английском языке. Заполняя бланк необходимо указать: наименование заявителя и перечень классов МКТУ в полном соответствии с записью в национальной (базовой) регистрации; государства, в которых будет испрашиваться охрана торговой марки; суммы пошлин и сведения об их оплате. При добавлении Европейского Союза нужно указать испанский или французский как альтернативный язык для переписки. В случае указания Соединенных Штатов Америки, следует также заполнить и бланк заявления о намерении использовать знак по форме ММ18 (Declaration of intention to use the mark in United States of America).

3. Составить ходатайство в Федеральный институт промышленной собственности о проверке комплектности документов, соответствия приведенных в них данных национальной регистрации и передачу заявки в WIPO.

4. Произвести уплату пошлин в Роспатент и Международное бюро ВОИС.

5. Отправить пакет документов, включая ходатайство, бланк заявления MM2 на бумажном и цифровом носителях, в адрес Роспатента: ФИПС, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 125993, Российская Федерация.

Стоимость международной регистрации знака в странах Мадридской системы

Расходы на регистрацию знака в рамках Мадридской системы складываются из пошлин, подлежащих уплате Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральному институту промышленной собственности (ФИПС), и стоимости работ патентных поверенных по оформлению документов и сопровождение заявки, которые могут варьироваться в очень широком диапазоне. Сумма пошлин напрямую зависит как от вида обозначения и количества классов МКТУ, так и от числа указанных государств-участников. Чем шире круг заявляемых товаров и больше перечень стран, тем значительнее будут расходы. При этом необходимо принять во внимание, что указание некоторых членов Мадридского союза может привести к существенному увеличению расходов. Так, например, включение в заявку Бахрейна автоматически увеличит сумму пошлины на 1710 швейцарских франков за каждый класс товаров.

Для оптимизации затрат необходимо выбирать только те страны, в которых вы действительно планируете продвигать свою продукцию. В случае выхода на новые рынки вы всегда сможете добавить новые государства, воспользовавшись предусмотренной в Мадридской Системе процедурой территориального расширения.

Особенности регистрации международного знака при указании США

1. Запросы, касающиеся классификации товаров

Одна из наиболее распространенных проблем, возникающих при подаче международной заявки с указанием Соединенных Штатов Америки, заключается в том, что описания товаров, указанных в перечне, не всегда соответствует требованиям Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO) и редко принимаются без каких-либо изменений. В этих случаях экспертами часто направляются запросы (Office Actions) с предложением внести в классификацию исправления, которые является приемлемыми в соответствии с правилами USPTO.

Типичным примером (Office Actions), направляемых экспертами, могут служить запросы, касающиеся торговых марок для программного обеспечения. Описание продукта "computer software, recorded" (программное обеспечение для компьтеров) будет принято в большинстве стран. Однако в США необходимо уточнить его характер. Например, указать "computer software, namely, for business, education, entertainment" (программное программное обеспечение, а именно для бизнеса, образования, развлечений).

Ответить на такие запросы технически несложно, однако сделать это можно только через американского патентного поверенного, имеющего лицензию для осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной собственности. Получение таких запросов увеличит изначально рассматриваемые затраты. Цены на услуги по подготовке ответа на подобные запросы: 250-300 USD.

2. Подача декларации об использовании товарного знака

Обязательным условием поддержания в силе регистрации товарного знака в США является его использование в отношении всех заявленных товаров. Согласно законодательству США между 5-м и 6-м годом действия знака, а так же в течение последнего года действия знака, т.е до окончания каждого 10-летнего периода с даты регистрации правообладатель должен предоставить в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) декларацию об использовании товарного знака.

Декларация (Declaration of Use) представляет собой документ о том, что товарный знак используется, а также доказательства, подтверждающие это использование. В качестве доказательств могут быть представлены фотографии ярлыков, этикеток или контейнеров и упаковки, на которых знак используется в коммерческих целях Если владелец не предоставит доказательства использования товарного знака в течение установленного законом срока, регистрация в США будет аннулирована.

Для подачи декларации об использовании знака также потребуется лицензированный в США поверенный.

Пошлина за подачу декларации об использовании товарного знака $225.00 за каждый класс МКТУ
Цены на услуги американских патентных поверенных по подготовке декларации об использовании варьируются в пределах 600 -700 USD.

Услуги и цены

Услуга регистрации торговой марки за рубежом по Мадридской системе включает:

поиск существующих идентичных и сходных марок в национальных и международных базах данных;
расчет суммы пошлин, подлежащих оплате Международному бюро ВОИС;
оформление документов заявки, включая составление перечня товаров и/или услуг, для которых будет регистрироваться товарный знак в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявкам Международным бюро;
составление ходатайства в ФИПС о проверке соответствия перечня товаров национальной регистрации и комплектности документов и передачу заявки в ВОИС;
отправку заявки Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС);
составление ответов на запросы экспертов Международного бюро ВОИС на этапе формальной экспертизы.

Стоимость оформления документов по процедуре Мадридского соглашения и Протокола и ведение дел на этапе формальной экспертизы заявки: 9000 ₽+1200 ₽ за каждый класс свыше одного.

Срок получения из Международного бюро ВОИС сертификата: 4-5 месяцев.

Сроки экспертизы в государствах-участниках Мадридского союза составляют 12-18 месяцев.

Необходимые документы:

Номер свидетельства товарного знака (или базовой заявки)
Перечень стран, в которых будет испрашиваться охрана торговой марки.
Изображение товарного знака, помещающееся в квадрат, имеющий размеры 8 x 8 см.

За время нашей работы нами был накоплен большой опыт в области международной регистрации товарных знаков.
Некоторые товарные знаки наших доверителей, регистрация которых была произведена на имя их правообладателей с нашей помощью можно посмотреть здесь.
международные товарные знаки >>

Рассмотрение заявки в Международном бюро (ВОИС)

Проверка заявки в ФИПС

Заявка на подается в Патентное ведомство РФ (ФИПС). Эксперты проверяют ее на предмет соответствия информации, указанной в национальной регистрации или базовой заявке, и удостоверяют, что сведения о заявителе и перечень товаров совпадают с информацией указанной в национальной регистрации.

В том случае если вся информация указана верно, Патентное ведомство отправляет международную заявку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), которое администрирует международную программу регистрации товарных знаков.

Если Патентное ведомство РФ не сертифицирует заявку, оно уведомит заявителя о причинах, по которым она не была сертифицирована. После чего заявитель может внести в документы необходимые исправления и повторно отправить исправленную международную заявку в ФИПС.

За подачу международной заявки и ее проверку платится государственная пошлина: 4900 руб. и дополнительно 400 руб. за каждый класс МКТУ свыше трех

Экспертиза в международном бюро ВОИС

МБ ВОИС проводит экспертизу заявки, в рамках которой ВОИС проверяет ее на соответствие требованиям, предъявляемым Мадридским соглашением и Протоколом, отслеживает уплату пошлин и проверяет соответствие перечня товаров и услуг, указанных в заявке, действующей Ниццкой классификации.

Заявка сопровождается оплатой пошлин, уплачиваемых в Международное бюро ВОИС.

Возможные результаты

1) Если заявка не соответствует формальным требованиям ВОИС высылает уведомление о найденных ошибках в оформлении заявки или оплате пошлины. При направлении такого уведомления заявителю предоставляется трехмесячный срок на исправление допущенных в оформлении неточностей и ошибок (например, если отсутствует какая-либо требуемая информация, данные заявителя или изображение знака приведено в ненадлежащем качестве или пошлина уплачена в неполном размере).

2)При соблюдении всех формальных требований, ВОИС регистрирует товарный знак, публикует сведения о заявке в Международном реестре и в Бюллетене ВОИС по международным знакам после чего направляет владельцу знака сертификат.

Срок направления заявителю сертификата составляет 4-5 месяцев.

Обратите внимание, что этот сертификат не является эквивалентом свидетельства о международной регистрации товарного знака. Он служит подтверждением, что заявка соответствует формальным требованиям ВОИС, принята и опубликована в бюллетене. Наличие сертификата не гарантирует охрану заявленного обозначения во всех указанных странах. Объем охраны вашего знака на данном этапе неизвестен и, в конечном счете, будет зависеть от результатов экспертизы, проведенной национальными патентными ведомствами государств, указанных в международной заявке.

Экспертиза в национальных ведомствах

Международное бюро ВОИС направляет заявку в ведомства стран, указанных в заявке, после чего национальные ведомства проводят экспертизу заявки в соответствии с действующим в них законодательством о товарных знаках, которое применяются к другим заявкам на товарные знаки, поданным в этих странах. По завершении экспертизы национальные ведомства уведомляют ВОИС о предоставлении охраны или об отказе в регистрации.

Бюро публикует сведения о предоставлении охраны или об отказе в регистрации в Международном реестре и направляет заявителю уведомление о регистрации или об отказе в предоставлении охраны товарному знаку в указанных странах.

Срок экспертизы заявок в странах участницах Мадридского Соглашения составляет 12 месяцев, а государствах Мадридского Протокола 18 месяцев.

Отслеживание статуса международной регистрации тварного знака

Зная номер международной регистрации, указанный в сертификате ВОИС, можно отслеживать информацию о том в каких странах была предоставлена охрана, а где в охране было отказано. Система Madrid Monitor позволяет заявителям отслеживать состояние заявки в режиме реального времени. Для этого необходимо в поле / International registration number / ввести номер международной регистрации, указанный в сертификате ВОИС.

Если знак будет зарегистрирован во всех указанных странах, получим ли мы какие-либо охранные документы?

В большинстве случаев при успешной регистрации товарного знака подтверждением факта обладания исключительным правом на использование обозначения в отношении заявленного перечня товаров и услуг в той или иной стране является запись о предоставлении охраны в международном реестре товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Однако, патентные ведомства некоторых стран высылают правообладателям охранные документы в виде свидетельства или сертификата, удостоверяющего обладание исключительным правом на торговую марку. Образцы некоторых охранных документов приведены ниже.