Международная регистрация товарного знака
Подача заявки на международную регистрацию товарного знака по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола в настоящее время позволяет получить охрану знака одновременно более чем в 100 странах путем подачи одной заявки. В настоящее время в Мадридский союз насчитывает 111 членов. (страны участницы Мадридской Системы) по состоянию на 04 апреля 2022 г.
Условия подачи международной заявки
- Международная регистрация товарного знака в странах Мадридской Системы возможна только при наличии товарного знака, уже зарегистрированного в России, или на основе поданной базовой заявки на регистрацию знака.
- Заявляемое обозначение должно полностью соответствовать зарегистрированному или заявленному в России, а перечень товаров и услуг не может выходить за рамки, указанного в базовой регистрации или заявке.
Как зарегистрировать международный товарный знак?
1 Этап: выбор стран
Перед тем как приступить к оформлению международной заявки следует определить, где вам необходима правовая защита товарного знака.
-
Перечень стран Мадридского Союза
В настоящее время в Мадридская система насчитывает 112 членов и 128 стран. Члены участники Афганистан AF Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) Албания AL Алжир DZ Антигуа и Барбуда AG Армения AM Австралия AU Австрия AT Азербайджан AZ Бахрейн BH Беларусь BY Бельгия BX Бутан BT Ботсвана BW Босния и Герцеговина BA Бруней-Даруссалам BN Бразилия BR Болгария BG Камбоджа KH Канада CA Китай CN Колумбия CO Хорватия HR Куба CU Кипр CY Чехия CZ КНДР KP Дания DK Египет EG Эстония EE Свазиленд SZ Европейский Союз EM Финляндия FI Франция FR Гамбия GM Грузия GE Германия DE Гана GH Греция GR Венгрия HU Исландия IS Индия IN Индонезия ID Иран IR Ирландия IE Израиль IL Италия IT Япония JP Казахстан KZ Кения KE Киргизстан KG Лаос LA Латвия LV Лесото LS Либерия LR Лихтенштейн LI Литва LT Люксембург BX Мадагаскар MG Малави MW Малайзия MY Мексика MX Монако MC Монголия MN Черногория ME Марокко MA Мозамбик MZ Намибия NA Нидерланды BX Новая Зеландия NZ Северная Македония MK Норвегия NO Оман OM Пакистан PK Филиппины PH Польша PL Португалия PT Республика Корея KR Молдова MD Румыния RO Россия RU Руанда RW Самоа WS Сан-Марино SM Сан-Томе и Принсипи ST Сербия RS Сьерра-Леоне SL Сингапур SG Словакия SK Словения SI Испания ES Судан SD Швеция SE Швейцария CH Сирия SY Таджикистан TJ Таиланд TH Тринидад и Тобаго TT Тунис TN Турция TR Туркменистан TM Украина UA Великобритания GB США US Узбекистан UZ Вьетнам VN Замбия ZM Зимбабве ZW ОАЭ AE Ямайка JM Чили CL Кабо Верде CV
2 Этап: проверка обозначения в международных базах товарных знаков
Перед тем как подать заявку рекомендуется провести поиск по товарным знакам, действующим на территории тех государств, где вы намерены получить охрану. Это позволит выявить сходные и идентичные действующие марки, которые могут быть противопоставлены при экспертизе заявки, которую будут проводить национальные ведомства указанных стран. В качестве инструмента для поиска можно воспользоваться Глобальной базой данных по брендам, которая содержит более 46 млн товарных знаков из 55 баз данных (включая зарегистрированные через Мадридскую систему).
3 Этап: расчет пошлин
Заявителям потребуется оплатить пошлины, без которых экспертиза проводиться не будет.
Сумма | |
---|---|
Для товарного знака в черно-белого исполнении: | 653 CHF |
в цветном исполнении: | 903 CHF |
Дополнительная: за каждый класс свыше трех: | 100 CHF |
За каждую страну, в которой испрашивается международная регистрация: | 100 CHF |
За пересылку регистрационного экземпляра заявки в МБ ВОИС | 4900 ₽ и дополнительно 400 руб. за любой последующий класс сверх 3. |
Кроме вышеупомянутых существуют Индивидуальные пошлины, которые установили отдельные страны-участники Мадридского Протокола.
Для более точного расчета сборов можно воспользоваться онлайновым сервисом Калькулятор пошлин
Расходы на регистрацию знаков в рамках Мадридской системы можно оптимизировать, так как издержки напрямую будут зависеть как от количества классов товаров, так и от числа государств, на чьих территориях вы собираетесь зарегистрировать товарный знак. Стоит принять во внимание, что указание отдельных членов Мадридского союза может привести к существенному увеличению финансовых трат. Например, испрашивание правовой охраны в Бахрейне автоматически увеличит сумму сборов на 1710 швейцарских франков.
Для оптимизации расходов рекомендуется подавать заявки только в те страны, в где вы действительно планируете продвигать ваш бренд. В случае выхода на новые рынки вы всегда сможете включить интересующие страны, воспользовавшись предусмотренной в Мадридской Системе процедурой последующего указания.
4 Этап: заполнение бланка международной заявки
Необходимо заполнить бланк заявления (MM2 Application for international registration under the Madrid Protocol) на английском языке. При заполнении необходимо указать:
- Наименование заявителя, изображение торговой марки и классификацию товаров в строгом соответствии с записью в национальной регистрации.
- Государства, в которых будет испрашиваться охрана.
- Суммы пошлин и сведения об их оплате.
- При добавлении Европейского Союза нужно указать испанский или французский как альтернативный язык для переписки.
- В случае указания Соединенных Штатов Америки, следует также заполнить и заявление о намерении использовать знак по форме ММ18 (Declaration of intention to use the mark in United States of America).
Помимо этого, нужно составить ходатайство в Роспатент о проверке комплектности документов, соответствия приведенных данных национальной регистрации и передачу ее в WIPO.
5 Этап: Отправка международной заявки
Подготовленный пакет документов, включая ходатайство, на бумажном и цифровом носителях, нужно отправить в адрес Роспатента: ФИПС, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 125993, Российская Федерация.
Процедура рассмотрения заявок по Мадридской системе
Верификация заявки в ФИПС
Поступившая в патентное ведомство РФ (ФИПС) международная заявка проверяется экспертами на предмет совпадения информации, указанной в ней сведениям, приведенным в базовой регистрации (заявке). В случае если вся информация указана верно, патентное ведомство отправляет международную заявку в МБ Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).
Если патентное ведомство РФ не сертифицирует заявку, оно уведомит о причинах, по которым она не была сертифицирована. После чего заявитель может внести в документы исправления и повторно отправить исправленную международную заявку в ФИПС.
Экспертиза в международном бюро ВОИС
МБ ВОИС проводит экспертизу заявки, в рамках которой проверяет соответствует ли она нормам, установленным Мадридским соглашением и Протоколом, соотносятся ли товары и услуги, указанные в заявке, терминам действующей Ниццкой классификации и отслеживает уплату пошлин.
1) Если заявка не соответствует формальным требованиям, ВОИС высылает уведомление о найденных ошибках в ее оформлении. Заявителю предоставляется трехмесячный срок на исправление допущенных неточностей.
2)При соблюдении формальных требований, ВОИС регистрирует товарный знак, публикует информацию о заявке в Международном реестре и в Бюллетене ВОИС по международным знакам после чего высылает владельцу знака сертификат.
Срок направления сертификата составляет 4-5 месяцев.
Важно знать, что этот сертификат не является эквивалентом охранного документа. Он служит подтверждением, что заявка, принята и опубликована в бюллетене но не гарантирует защиту заявленного обозначения на территории всех перечисленных стран. Объем охраны вашего знака на данном этапе неизвестен и, в конечном счете, будет зависеть от результатов экспертиз, проведенных патентными ведомствами государств, отмеченных в международной заявке.
Экспертиза национальными ведомствами
МБ ВОИС направляет заявку в ведомства перечисленных в ней стран, после чего они проводят проверку заявленных обозначений согласно действующих в каждой стране законах о товарных знаках и уведомляют ВОИС о предоставлении охраны или об отказе в регистрации.
Бюро заносит предоставленные данные в Международный реестр и направляет заявителям уведомления о них.
Сроки рассмотрения заявок
В соответствии с заявлениями, сделанными договаривающимися Сторонами Мадридской системы срок вынесения решений по заявкам в государствах участниках Мадридского Союза составляет 12-18 месяцев.
Несмотря на то, что большинство стран уведомили Международное Бюро о 12-ти и 18-ти месячных сроках, отведенных на на экспертизу заявки, на практике все происходит быстрее. Например, Европейский Союз уведомил о 18-месячном сроке рассмотрения, хотя в руководстве по экспертизе Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) указано, что длительность проведения экспертизы не должна превышать 6 месяцев.
В отдельных государствах - участниках, предусмотрено возможное уведомление об отказе вследствие возражения, поданного по истечении 18 месяцев.
Отслеживание статуса международной заявки
Зная номер международной регистрации, указанный в сертификате ВОИС, можно отслеживать информацию о том в каких странах предоставлена охрана или были вынесены решения об отказе и, в случае поступления уведомлений об отказах, своевременно предоставить аргументы в пользу регистрации товарного знака, обратившись к патентным поверенным страны, отказавшей в защите прав. Следить за состоянием заявки в режиме реального времени заявителям позволяет система Madrid Monitor.
Для проверки статуса необходимо в поле / registration number / ввести номер международной регистрации, указанный в сертификате.

Особенности международной регистрации знаков в некоторых странах
Регистрация международных знаков с указанием США
1. Уточнения терминов классификацииОдна из наиболее распространенных проблем, возникающих при указании Соединенных Штатов Америки, заключается в том, что рубрики, приведенные в перечне, не всегда соответствует требованиям Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) и редко принимаются без каких-либо изменений. В этих случаях экспертами часто направляются извещения (Office Actions) с предложением внести в классификацию исправления, являющимися приемлемыми в соответствии с правилами USPTO.
Типичным примером (Office Actions), направляемых экспертами, являются извещения, касающиеся торговых марок для программного обеспечения. Описание продукта "computer software, recorded" (программное обеспечение для компьютеров) будет принято большинством стран, но в США необходимо уточнить его характер. Например, указать "computer software, namely, for business, education, entertainment" (программное обеспечение, а именно для бизнеса, образования, развлечений).
Ответить на такие извещения технически несложно, тем не менее сделать это можно только через американского патентного поверенного, имеющего лицензию для осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной собственности. Получение такого типа запросов увеличит изначально рассматриваемые затраты. Цены на услуги патентных поверенных за написание ответов: 250-300 USD.
2. Подача декларации об использовании товарного знакаОбязательным условием поддержания в силе товарного знака в США является его использование в отношении всех заявленных товаров. Согласно законодательству между 5-м и 6-м годом действия знака, а также в течение последнего года действия знака, т.е. до окончания каждого 10-летнего периода с даты регистрации правообладатель должен предоставить в американское патентное ведомство (USPTO) декларацию, подтверждающую что знак, как объект интеллектуальной собственности, действительно введен в хозяйственный оборот.
Декларация (Declaration of Use) представляет собой документ, подтверждающий что товарный знак используется. В виде доказательств возможно потребуется представить фотографии ярлыков, этикеток или контейнеров и упаковки, на которых знак используется в коммерческих целях. Если владелец не предоставит таких доказательств в течение установленного законом периода, регистрация будет аннулирована.
Для заполнения декларации также потребуются лицензированные американские патентные поверенные.
Официальный тариф за подачу декларации - $225.00.
Цены на услуги местных патентных поверенных по подготовке деклараций варьируются в пределах 600 -700 USD.
Подробнее ознакомиться с требованиями, предъявляемыми странами союза к международным регистрациям товарных знаков по Мадридской системе, можно на сайте WIPO в разделе профили участников https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember
Услуги и цены
- Поиск существующих идентичных и сходных марок в национальных и международных базах данных по словесной части обозначения;
- расчет сборов, подлежащих уплате Международному бюро;
- оформление документов заявки;
- отправку документации в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС);
- подготовка ответов на запросы экспертов ВОИС.
Гарантируем полную конфиденциальность и защиту ваших персональных данных.
Необходимые документы:
- Номера свидетельств (или заявок).
- Список стран, на которые будет распостаняться охрана торговой марки.
- Качественное изображение товарного знака в электронном виде, в форматах .gif, .png, .jpg.
Государственные субсидии
На основании постановления Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. №1368 (ред. От 06.02.2021) российские производители, регистрирующие объекты интеллектуальной собственности на внешних рынках, могут получить гос. субсидии на финансирование затрат, связанных с подготовкой, подачей и делопроизводством международных заявок на регистрацию товарного знака по Мадридской системе и оплатой пошлин.
Функции агента Правительства РФ по предоставлению субсидий выполняет АО «Российский экспортный центр». Он в полном объеме готов субсидировать расходы на уплату пошлин при подаче заявок по Мадридской системе, а также компенсировать до 70% средств, потраченных на подготовку документов. Для предоставления субсидий нужно подготовить комплект документов, необходимых для получения финансовой поддержки и направить его на рассмотрение в РЭЦ.
Наши доверители
За период с 2003 по 2021 год мы помогли зарегистрировать нашим клиентам более 150 международных товарных знаков.
- N 1271298
- N 1234705
- N 1389388
- N 1377421
- N 1426418
- N 1426485
- SIBERIAN WELLNESS N 1433706
- N 1435642
- N 1429504
- N 1498607
- BOCHETTI N 1510006
- N 1523593
- INDIGO STARS N 1493858
- N 1517911
- N 1555041
- N 1483475
- N 1493722
- N 1514150
- Синхровитал N 1533867
- N 1475493
-
Если знак будет зарегистрирован во всех отмеченных странах, получим ли мы какие-либо охранные документы?
В большинстве случаев при успешной регистрации товарного знака подтверждением факта обладания исключительным правом на использование обозначения в той или иной стране служит запись о предоставлении охраны в международном реестре товарных знаков ВОИС.
Некоторые патентные ведомства высылают правообладателям охранные документы в виде свидетельства или сертификата, удостоверяющего обладание исключительным правом на торговую марку. Образцы охранных документов приведены ниже.