Как аннулировать чужой товарный знак по неиспользованию
Если чужой товарный знак мешает зарегистрировать ваш бренд, его можно попытаться аннулировать. Закон допускает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, если правообладатель не использовал знак непрерывно в течение трёх лет. Разберём, когда это возможно, какие документы понадобятся и как проходит рассмотрение дела в Суде по интеллектуальным правам.
Когда возможно досрочное прекращение правовой охраны товарного знака
Роспатент может отказать в регистрации нового товарного знака, если посчитает, что уже зарегистрирован схожий знак. В такой ситуации один из возможных выходов — обратиться к владельцу ранее зарегистрированного знака с просьбой выдать письмо-согласие.
Подробнее об этом читайте в статье Письмо-согласие на регистрацию товарного знака: что такое и как получить
Письмо-согласие - это документ, в котором правообладатель подтверждает, что не возражает против регистрации вашего обозначения. Однако на практике бывает, что владелец:
- отказывается давать согласие;
- требует за него чрезмерно высокую плату.
При этом может оказаться, что сам знак давно не используется. В этом случае закон предоставляет возможность потребовать прекращение его правовой охраны на основании статьи 1486 Гражданского кодекса РФ
Как добиться прекращения действия товарного знака
По закону, если товарный знак не используется непрерывно в течение трёх лет, его регистрация может быть досрочно прекращена. Это касается как всех товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован, так и только части из них.
Чтобы начать процесс, необходимо:
Подождать, пока с даты действия спорного знака пройдёт не меньше трёх лет.
Направить владельцу знака официальное предложение — либо отказаться от прав на этот знак, либо передать вам права (например, продать).
Если в течение двух месяцев он не согласится и не примет никаких мер — можно подать в суд и потребовать прекратить правовую охрану знака.
⚠️ Типичная ошибка при аннулировании знака
Перед подачей иска о досрочном прекращении охраны важно понимать: прекращение действия регистрации сходного знака для части товаров не всегда устраняет препятствие для регистрации вашего обозначения. Роспатент оценивает не только идентичные, но и однородные товары. Если после аннулирования у правообладателя останутся товары, которые Роспатент признает однородными с вашими, в регистрации вам всё равно откажут.
Пример: чужой знак зарегистрирован для товаров«колбасные изделия, мясо, мясные продукты» (класс 29 МКТУ). Вы хотите зарегистрировать похожий знак для товара «колбаса» и аннулируете охрану только для «колбасных изделий». Но у владельца остаются «мясо» и «мясные продукты», которые регистрирующий орган посчитает однородными с колбасой. Результат: препятствие не снято, в регистрации откажут.
Проанализируйте весь перечень товаров правообладателя. Если такая оценка вызывает сомнения, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы не потратить ресурсы на судебный процесс, который не решит задачу регистрации.
Куда подаётся иск о прекращении действия?
Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования подается в Суд по интеллектуальным правам (СИП) — вне зависимости от региона регистрации правообладателя. Суд по интеллектуальным правам рассматривает такие споры в качестве суда первой инстанции.
Какие документы необходимо подготовить?
- Доказательства соблюдения досудебного порядка:
в подтверждение факта соблюдения досудебного порядка урегулирования спора необходимо предоставить текст предложения заинтересованного лица и почтовую квитанцию о направлении претензии и уведомление о вручении отправления правообладателю знака. - Исковое заявление c указанием данных истца и ответчика; номера товарного знака; класса товаров/услуг; обоснования неиспользования.
- Доказательства вашей заинтересованности.
- Квитанцию об уплате госпошлины.
Сколько стоит подать иск о прекращении действия товарного знака?
Если вы хотите обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, из-за того, что его не используют, нужно уплатить госпошлину. Для физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) она составит 15 000 рублей, а для организаций — 50 000 рублей.
Кто может требовать прекращения регистрации
Любое заинтересованное лицо. Это, как правило, тот, кто:
- подал заявку на регистрацию похожего знака;
- планирует использовать аналогичное обозначение.
Важно: необходимо подтвердить реальное намерение использовать обозначение.
Чем можно обосновать вашу заинтересованность?
1. Подача заявки на регистрацию своего товарного знака
Если подана заявка, и Роспатент отказал из-за сходства с чужим знаком — факт заинтересованности почти очевиден.
2. Доказательства подготовки к использованию обозначения
Заинтересованность истца в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может подтверждаться не только доказательствами непосредственного производства однородных товаров, но и посредством подтверждения совершения им подготовительных действий, таких как:
- разработка дизайна упаковки, логотипа, макетов;
- заключение договоров с подрядчиками (например, с производителем упаковки или разработчиком сайта);
- создание брендбуков или элементов фирменного стиля;
- реклама или продвижение будущего бренда (в соцсетях, на сайте и пр.);
- подписание предварительных соглашений с дистрибьюторами или партнёрами.
3. Наличие спора с Роспатентом или другим правообладателем
- например, обжалование отказа в регистрации знака;
- спор с владельцем мешающего знака о нарушении прав на него.
4. Факт реального использования
- если вы уже используете обозначение без регистрации.
Суд оценивает наличие заинтересованности на дату направления предложения правообладателю. Более поздние доказательства могут быть не учтены.
Пример досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.
Рассмотрим типовую ситуацию, когда аннулирование чужого товарного знака оказалось эффективным решением для регистрации бренда.
Иностранная компания зарегистрировала товарный знак "Gitanes" в 2013 году для товаров класса 34 (табачные изделия) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Однако после регистрации компания фактически не использовала этот товарный знак на рынке.
Российское общество обнаружило, что товарный знак не используется, и решило подать иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.
Перед подачей иска в суд общество направило компании письменное предложение добровольно отказаться от правовой охраны товарного знака. В письме указывалось, что знак не используется в течение последних трех лет (с 2021 по 2024 год). Компания проигнорировала это предложение.
Общество подготовило исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам.
К иску были приложены следующие документы:
- Доказательства заинтересованности в аннулировании товарного знака:
- договоры поставки продукции со счетами-фактурами;
- эскизы упаковки продукции.
- заявка на регистрацию сходного обозначения.
- Копия письма в адрес компании с предложением добровольного отказа и почтовой квитанцией.
- Квитанция об уплате госпошлины за обращение в суд.
В ходе судебного разбирательства компания не смогла предоставить убедительных доказательств использования товарного знака. Она попыталась аргументировать это тем, что планировала использовать знак в будущем, но фактического использования за последние три года не было.
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел материалы дела и признал, что:
- Товарный знак действительно не использовался в течение трех лет подряд без уважительных причин.
- Правовая охрана товарного знака должна быть прекращена.
Общество успешно добилось прекращения действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием. Это позволило ему свободно использовать аналогичное обозначение для своих товаров или услуг без риска нарушения прав компании.
Что считается использованием товарного знака
Использование признаётся реальным, если знак применяется:
- на упаковке товара;
- в рекламе;
- в коммерческих документах;
- на витринах, сайтах, если есть реальные продажи.
Что должен делать владелец, чтобы сохранить права на знак
Если его права оспариваются, владелец должен доказать, что действительно использовал знак именно в том виде как он был зарегистрирован для товаров/услуг, указанных в свидетельстве. Фактов "для галочки" (например, штучной продажи ради отчётности) может быть недостаточно — использование должно быть реальным и коммерческим.
В качестве доказательств могут использоваться договоры, счета-фактуры, товарные накладные, рекламные материалы, фотографии упаковки, сведения с сайта о продаже продукции и другие документы. Если он не сможет доказать действительное использование, суд прекратит регистрацию, и знак освободится. Тогда ничто не помешает вам зарегистрировать свой бренд.
Вывод
Мало просто зарегистрировать товарный знак — им нужно пользоваться. Если этого не делать, его действие может быть досрочно прекращено. Поэтому, если чужой знак мешает вам, а его владелец не идёт на контакт и сам не использует обозначение, существует возможность добиться досрочного прекращения его правовой охраны.
Теперь вы знаете, как аннулировать чужой товарный знак, если он мешает вашему бизнесу.
Помните: главное — собрать доказательства заинтересованности и доказать правомерность ваших требований. Если сомневаетесь, обратитесь к специалисту по интеллектуальной собственности для профессиональной помощи.
