СОДЕРЖАНИЕ

Раздел IV. Проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства

Глава 2. Проверка по основаниям для отказа

Сходство товарного знака с наименованием места происхождения товаров

8. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 7 ст.1483 Кодекса

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ~~в отношении любых товаров~~ (в онтношении однородных товаров) обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в Российской Федерации, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

(в Редакции Кодекса с изменениями от 28.05.2022 № 143-ФЗ, 28.06.2022 № 193-ФЗ)

Наименованием места происхождения товара является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

Упомянутые выше положения применяются, в том числе, и к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным выше. Примеры с подобными обозначениями приведены ниже.

N регистрации	Изображение т.з.	Элемент знака, не являющийся географическим наименованием, но ставший НМПТ
М.р. № 544816		CAVA
Св-во № 462810		Feta

При проведении экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в состав которого входит элемент, являющийся наименованием географического объекта, устанавливается принципиальная возможность предоставления правовой охраны данному обозначению.

В первую очередь, необходимо определить, не является ли данное обозначение или его элемент наименованием географического объекта, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

Если в результате анализа заявленного обозначения будет сделан вывод о возможности его восприятия как указания на место производства (происхождения) товара, для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака может оказаться достаточным применения положения, не допускающего регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью и состоящих только из элементов, являющихся указанием на место производства товара.

Вместе с тем не во всех случаях имеются основания для однозначного вывода о возможности восприятия заявленного обозначения как указания на место производства товара.

Кроме этого, не каждое заявленное обозначение (или его элемент), являющееся наименованием географического объекта, можно отнести к обозначениям, представляющим собой название географического объекта, ставшее известным в результате его использования в отношении товара, обладающего особыми свойствами, определяемыми характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

Это может быть установлено только в результате проведения поиска на тождество и сходство до степени смешения заявленного обозначения с зарегистрированными НМПТ и с обозначениями, заявленными на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

В связи с этим необходимо проводить упомянутый выше поиск во всех случаях, когда установлено, что заявленное в качестве товарного знака обозначение является либо включает наименование географического объекта или обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

При определении тождества и сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, с зарегистрированными наименованиями мест происхождения товаров и с обозначениями, заявленными на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака (далее обозначения, заявленные на регистрацию в качестве НМПТ), используются следующие признаки в отдельности и/или в их совокупности:

1) полное вхождение в заявленное обозначение зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ;

2) полное вхождение в заявленное обозначение зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ, в дополнение к другим словесным и/или изобразительным элементам (при сравнении заявленного комбинированного обозначения, содержащего словесный элемент (словесные элементы), с тождественным или сходным до степени смешения выявленным НМПТ, не исследуется значимость (доминирование) положения, занимаемого элементом, тождественным или сходным до степени смешения с НМПТ; заявленное обозначение должно признаваться сходным до степени смешения с НМПТ в целом, даже если такой элемент не занимает в нем доминирующего положения; не имеет значение, придает ли другой словесный и/или изобразительный элемент различительную способность заявленному обозначению; не следует учитывать место расположения или размер шрифта, шрифтовое исполнение НМПТ в составе всего заявленного обозначения);

3) вхождение в заявленное обозначение части зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ;

4) вхождение в заявленное обозначение производных от зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ, например, таких как эквивалентное прилагательное или существительное, перевод на другой язык либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, что вызывает в памяти зарегистрированное наименование места происхождения товара/обозначение, заявленное на регистрацию в качестве НМПТ.

Обозначениям, включающим в свой состав НМПТ, может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявка на регистрацию товарного знака подана непосредственно самим владельцем прав на НМПТ в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано данное НМПТ, и если это обозначение не является единственным элементом знака. В таком случае заявленное обозначение регистрируется как товарный знак с включением НМПТ в качестве неохраняемого элемента.

обозначение	N регистрации	правообладатель	комментарии
ХОХЛОМА	НМПТ №30	ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»
	Св-во №170653	ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»	Словесный элемент «ХОХЛОМА» включен в товарный как неохраняемый элемент
ЕССЕНТУКИ	НМПТ №23/10	«Ессентукский завод минеральных вод на КМВ»
	Св-во №407462	«Ессентукский завод минеральных вод на КМВ»	Словесный элемент «ЕССЕНТУКИ» включен в товарный как неохраняемый элемент

В случае же если заявка подается от лица, не являющегося правообладателем исключительного права на НМПТ, и местонахождение заявителя по данной заявке не совпадает с местонахождением правообладателя исключительного права на НМПТ, то заявленному обозначению будет отказано как на основании положений, не допускающих государственную регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с зарегистрированны или заявленным на регистрацию наименованием места происхождения товаров, так и на основании положений, не допускающих регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Примеры:

обозначение	N регистрации	заявитель	комментарии
TEQUILA (ТЕКИЛА)	НМПТ №126	Консехо Регуладор Дель Текила А.С. (Совет по Регулированию напитка TEQUILA (Текила) Мексика
	М.р. №1082862	BRAND MARKETING Sp. z o.o. (Польша)	Отказ в предоставлении правовой охраны на территории РФ на основании п.3 ст. 1483, п. 7 ст. 1483 Кодекса

В случае если на регистрацию заявлено обозначение, в состав которого входит широко известное, но не имеющее на территории Российской Федерации охрану в качестве НМПТ обозначение (например, «Палех», «Дымковская игрушка» и др.), то подобные обозначения не подпадают под действие положений, не допускающих государственную регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с зарегистрированным или заявленным на регистрацию наименованием места происхождения товаров. Тем не менее их регистрация в качестве товарных знаков на имя лиц, не имеющих отношения к производству традиционных товаров, может рассматриваться, как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также как противоречащая общественным интересам.

Однако в случае если заявитель подтвердит право на производство данного товара и если заявленное обозначение не вводит в заблуждение в отношении производителя и места происхождения товара, и обозначение не является единственным элементом заявленного обозначения, то ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны такого элемента.

Как правило, при проведении экспертизы подобных обозначений, у заявителя запрашивается разрешение компетентного органа, подтверждающего право заявителя на использование в своем товарном знаке, обозначения, которое в перспективе может быть зарегистрировано в качестве НМПТ.

Обозначения, являющиеся НМПТ, не должны включаться в перечень товаров и/или услуг в отношении заявленных обозначений, поскольку это может привести к превращению этих объектов в видовое наименование товара. Если экспертизой в перечне товаров и услуг выявлен термин, являющийся наименованием географического объекта, то в адрес заявителя направляется уведомление, в котором говориться о невозможности включения данного термина в перечень товаров и услуг.

В случае же, если данное обозначение уже охраняется на территории Российской Федерации в качестве НМПТ или подана заявка на регистрацию обозначения в качестве НМПТ, то экспертизе необходимо в своем уведомлении сослаться на номер охранного документа или номер заявки. Для исключения подобных ситуаций, к примеру, предлагается использовать следующие формулировки товаров, включающих такое наименование географического объекта, как «ТЕКИЛА». Формулировка данных товаров звучит следующим образом: «Спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения «ТЕКИЛА».

В случае же если место нахождения заявителя по заявке, перечень товаров которой содержит любое указание на место происхождения товара, не соответствует действительности, то экспертиза отказывает в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении соответствующего перечня, как являющегося ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

НМПТ	Товары:	т.з./заявка	Вид решения, применение п. 7 ст. 1483 Кодекса
№ 52 АРХЫЗ	Минеральная вода	№ 507841	Предоставление правовой охраны. Словесный элемент «АРХЫЗИК» включен как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на наименование «АРХЫЗ», в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара
№ 52 АРХЫЗ	Минеральная вода	№ 2008718737 ARKHYZ ACTIVE LINE	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 83 БАШКИРС КИЙ МЕД	Мед натуральный	№ 2012720963	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 20 (БУДЕЕ- ВИЦКИ ПИВО – БУДВАР) BUDEJOVI CKE PIVO – BUDVAR	Пиво	№2010739323	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 89 МАШУК №19	Минеральная вода	№ 2006717150	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 30 ХОХЛОМА	Изделия из древесины художествен- но-декоратив- ного и утилитарного назначения	№ 2005732095 КУПЕЧЕСКАЯ ХОХЛОМСКАЯ	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 65 РУССКАЯ ВОДКА	Водка	М.р № 1156557	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 65 РУССКАЯ ВОДКА	Водка	М.р № 1148191	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 106 ДАГЕСТАН	Алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди	№ 2009707477	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ