Товарные знаки и Патенты

Адрес: 630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 15

Тел.: (383) 218-49-11
написать нам
Время работы: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: 10:00 17:00
о товарных знаках

РАЗДЕЛ 7 РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



7. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

Правила содержат определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного до степени смешения, при экспертизе заявленных обозначений.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В свою очередь, сходство обозначений до степени смешения отсутствует в ситуации, когда обозначение, используемое одним производителем, лишь напоминает другое обозначение, используемое иным производителем, но при этом потребитель не предполагает одно и то же коммерческое происхождение товаров или услуг, маркированных этими обозначениями.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и (или) способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и (или) слуховым.

В толковых словарях русского языка даются следующие определения термина "однородный": относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду; одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей; одинаковый, похожий на другого, на другое.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности этих товаров одному и тому же производителю.

Угроза смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений потребителями оценивается, исходя из анализа совокупности всех факторов и обстоятельств, влияющих на опасность такого смешения.
В частности, к ним могут относиться степень сходства товарных знаков и обозначений, степень однородности товаров и услуг, известность и репутация более раннего товарного знака на рынке, наличие серии товарных знаков, соответствующий круг потребителей и степень внимательности при выборе товара и другие.

При этом оценка угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, исходя из анализа совокупности всех факторов и обстоятельств, влияющих на опасность такого смешения, подразумевает взаимозависимость между указанными факторами и обстоятельствами.

Например, меньшая степень однородности товаров и услуг может компенсироваться большей степенью сходства между товарными знаками и наоборот.
При этом невозможно заранее указать, какой из факторов окажется более весомым в том или ином случае. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно.

Для вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений нет необходимости устанавливать или доказывать, что все фактические или потенциальные потребители соответствующих товаров или услуг будут смешивать сравниваемые товарные знаки и обозначения. Достаточным является вывод о том, что угроза смешения существует в отношении значительной части потребителей соответствующих товаров или услуг.

Действующим законодательством не предусмотрена обязанность представлять доказательства фактического смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

По общему правилу, решение вопроса о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений осуществляется на основании оценки вероятности смешения товарных знаков и обозначений в том виде, в котором они заявлены или представлены в государственном реестре.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 quinquies C - 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

Таким образом, в случае представления сведений о фактических обстоятельствах, способных повлиять на решение вопроса о сходстве товарных знаков и обозначений и об однородности товаров и услуг, они также могут быть учтены и положены в основу соответствующего вывода о наличии или об отсутствии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

В частности, сведения о таких фактических обстоятельствах могут быть в соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса представлены в Роспатент любым лицом после публикации сведений о заявке или при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку в административном порядке.

Кроме того, при решении вопроса о сходстве товарных знаков и обозначений и об однородности товаров и услуг может быть использована любая имеющаяся в наличии общедоступная информация, в том числе, энциклопедии, справочники, специальная литература, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.


7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СХОДСТВА ЗАЯВЛЕННОГО И ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

7.1.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТОЖДЕСТВА И СХОДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Оценка тождества и (или) сходства осуществляется путем сравнения заявленного обозначения с товарными знаками других лиц, зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Фактическое или возможное использование обозначений в иной форме не имеет значения для анализа на тождество и/или сходство заявленного обозначения с зарегистрированными ранее товарными знаками.

В соответствии с Правилам обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, то есть являются одинаковыми.

Как правило, установление тождества обозначений затруднений не вызывает.
Например, признаны тождественными следующие обозначения:

заявка N 2011741579 SWEET LIFE и товарный знак N 282301 SWEET LIFE

заявка N 2011732129 САМАРОЧКА и товарный знак N 394393 САМАРОЧКА

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим приведенное совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом, свидетельствует об их тождестве.

Что касается сходства обозначений, то, согласно Правилам, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов (подробно изложено в пункте 7.1.2. раздела II настоящего Руководства).

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений следует основывать на производимом ими общем впечатлении, которое формируется, в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, доминирующих словесных или изобразительных элементов.

При анализе следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.
При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

ПРИМЕРЫ:

Международный знак, правовая охрана которого испрашивается на территории РФ N 1087788

Международный знак, правовая охрана которого ранее предоставлена на территории РФ N 942315

В приведенном выше примере "доминирующие элементы" обоих знаков тождественны и имеют идентичное взаимное расположение. Добавление выполненных мелким шрифтом словесных элементов" powerbike" в одном случае и "authorised training centre" в другом не влияет на восприятие знаков в целом. Таким образом, сравниваемые знаки признаны сходными. Вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения и товарного знака) до степени смешения связан также с однородностью товаров и (или) услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (подробно изложено в пункте 7.2. раздела II настоящего Руководства).

Согласно Правилам при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если сами обозначения имеют некоторые различия, товары и (или) услуги являются идентичными или с высокой степенью однородными, что может привести к предположению, что индивидуализируемые такими обозначениями товары и/или услуги происходят из одного источника или от экономически связанных предприятий, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков (заявленного обозначения и товарного знака).

Вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу (см. также пункт 7.3 настоящего Руководства). Кроме того, может быть учтено согласие правообладателя противопоставленной регистрации.


7.1.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Согласно Правилам словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми вида ми обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При этом, следует иметь в виду, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера, и иногда кладется в основу серии знаков одного лица, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений (например, "ЛИОТОН", "ЛИОТОН ГЕЛЬ", "ЛИОТОН 1000").

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Например, в обозначении AUTOSCRIPT слабым элементом является AUTO, а сильным элементом – SCRIPT. В обозначении MEGASPELL слабый элемент – MEGA, а сильный элемент – SPELL


7.1.2.1. СРАВНЕНИЕ СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Исходя из Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в их совокупности.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Исключение составляют устойчивые словосочетания и значимые выражения, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.
Например, "шапка Мономаха", "божья коровка".

Иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, символы. В таком случае при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, именно сильные элементы.

Вместе с тем, если обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет смысловое значение (например, ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

В то же время следует учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (на пример, KALPOL INTERNATIONAL – KOLPAL INTERNATIONAL; BEГA КОСМЕТИКА – VEGAS COSMETICS )


7.1.2.1(А). ЗВУКОВОЕ СХОДСТВО СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

На основе указанных признаков установлено звуковое сходство следующих словесных обозначений:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
М.р. N 714980 EUROPLEX М.р. N 561180 EUROFLEX
М.р. N 996032 TIGOTA' М.р. N 780822 DICOTA
М.р. N 1008964 ALTO М.р. N 852430 ALTA
Св-во N 427632 Вагисан М.р. N 985168 Vagisan
М.р. N 1092773 ISONNECTOR М.р. N 890930 ICONNECTOR
Заявка N 2009714522 HRBRANDING Св-во N 378423 HRBRAND
Заявка N 2008738697 ULTIMAT Св-во N 227899 ULTIMATUM
Заявка N 2011705048 CELLEXIN Св-во N 239351 СЕЛЕКСИН
Св-во N 289552 МИЛДРОКСИН М.р. N 771715 МИЛДРОЗИН
Заявка N 2009707283 ДИКСИКА Св-во N 329967 DIXY
Заявка N 2009723499 ДЕКСАПАРИН М.р. N 836239 DESPARIN

Следующие словесные обозначения были признаны несходными с точки зрения фонетики:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Св-во N 388244 BENEVRON B М.р. N 852321BENECOL
М.р. N 842889 LISINOTON Св-во N 154326, 154322 LIOTON

На фонетическое восприятие обозначения влияет количество и последовательность его слогов, общий ритм и интонация.

При этом, анализируя обозначения с точки зрения фонетики, следует учитывать, что словесные обозначения, выполненные латинскими буквами, могут быть прочитаны по-разному, в зависимости от использованных в составе слова буквосочетаний.

Правила произношения слова иностранного происхождения следует учитывать в особенности в случае, когда речь идет о словах заимствованных или словах общей лексики, произношение которых известно российским потребителям.

Например, слова английского языка "one" ("уан", а не "оне"), "baby" ("бейби", а не "баби"), "home" ("хоум", а не "хоме"), "management" ("менеджмент", а не "манагемент"), " time " ("тайм", а не "тиме" ) и др.

Кроме того, при оценке звукового сходства необходимо учитывать наличие в обозначении символов и цифровых элементов, которые имеют фонетическое воспроизведение.

Например, использование знака амперсанд ("Black & White", свидетельство No 508361, "BLACK & DECKER ", свидетельство No 505943).


7.1.2.1(Б). ГРАФИЧЕСКОЕ СХОДСТВО СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

На основе указанных признаков следующие обозначения были признаны сходными с точки зрения графики:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Св-во N 423198 auma М.р. N 443855 auma1
Св-во N 350228 Panmuka Св-во N 191962 Раптика
М.р. N 505704 Pursept Св-во N 320579 PURSEPT

Следующие словесные обозначения были признаны несходными с точки зрения графики:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2011741378 Hygen Pro
Хайджен Про
М.р. N 1034531 HYOGEN

Графическое сходство, например, использование стандартного шрифта и/или одинакового алфавита, может усилить сходство обозначений.

Выполнение же словесных обозначений в оригинальной графической манере, напротив, ослабляет их сходство.

При этом, необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.


7.1.2.1(В). СМЫСЛОВОЕ СХОДСТВО СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

На основе указанных признаков следующие обозначения были признаны сходными с точки зрения семантики:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2010718068 КОРСАР Св-во N 252314 БЕЛЫЙ КОРСАР
М.р. N 600038 FUTURA М.р. N 757534 laFutura

Наличие у обозначений смысловых значений может способствовать признанию их несходными. Следующие словесные обозначения были признаны несходными с точки зрения семантики:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2009714651 ДОЛЬКА СЧАСТЬЯ Св-во N 173825 СЧАСТЬЕ

Следует учитывать, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом.

Вместе с тем, если сравниваемые обозначения не имеют значений, то сравнение их с точки зрения семантики невозможно.

Когда сопоставляемые обозначения имеют значения, следует установить наличие тождества или сходства их понятий.

При этом следует учитывать возможные многозначности сравниваемых обозначений.

Если обозначение представляет собой выражение (предложение, слоган, словосочетание), то необходимо различать семантическое значение этого выражения и семантическое значение составляющих его слов.

Следует также отметить, что особенно внимательно следует анализировать обозначения, представляющие собой словесные элементы, которые отсутствуют в словарных и информационных источниках, однако в силу своей природы несут определенную смысловую нагрузку.

Здесь необходимо установить, насколько эта семантическая окраска обозначения является очевидной при впечатлении от него. В частности, примером таких обозначений может быть следующий:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2012714187 BeGood Св-во N 484637 i'Good !

Установлено семантическое сходство: "Будь хорошим" и "Я хороший"


7.1.2.2. СРАВНЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И ОБЪЕМНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Исходя из Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Изложенное свидетельствует о том, что при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, в частности, если в этих обозначениях совпадает какой - либо элемент, существенным образом влияющий на впечатление от обозначений, либо в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар.

Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

На основе изложенных признаков следующие изобразительные обозначения были признаны сходными:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
М.р. N 1089675 1089675 М.р. N 951145, N 525318
95145 525318
Св-во N 457363 457363 Св-во N 438905 438905
Заявка N 2006734453 2006734453 Св-во N 300626 300626

Несходство изобразительных обозначений может быть проиллюстрировано следующим примером:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Св-во N 295149 295149 Св-во N 288192 288192

При сравнении объемных обозначений следует руководствоваться теми же принципами, что и при сравнении изобразительных обозначений.

Так, сходными были признаны следующие объемные обозначения:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Св-во N 385912
385912
Св-ва N 350507 и 255135
350507 255135

Несходство объемных обозначений может быть проиллюстрировано следующими примерами:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2005718264
2005718264
Св-во N 233555
233555
Заявка N 2006702734
2006702734
Св-во N 203594
203594

При сопоставлении изобразительных и объемных обозначений следует учитывать значимость составляющих эти обозначения элементов.

В частности, в случае сравнения двух объемных обозначений в виде бутылки для напитков, сходство выполнения донышка бутылок при наличии существенных различий их форм, пропорций, цвета, выпуклых и вогнутых элементов будет иметь второстепенное значение, и не приведет к установлению их сходства в целом.

При определении значимости того или иного элемента в составе изобразительного или объемного обозначения следует руководствоваться функцией товарного знака, то есть необходимо установить, насколько этот элемент способствует выполнению обозначением различительной функции.

Сказанное отражено в следующем примере:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2005722223
2005722223
Св-во N 321501
321501

Обозначение по заявке N 2005722223 было признано сходным с товарным знаком по свидетельству N 321501.


7.1.2.3. СРАВНЕНИЕ ИНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Статья 1482 Кодекса содержит открытый перечень видов товарных знаков, что отражено также в Правилах, предусматривающих возможность подачи заявки на регистрацию как словесных, изобразительных, объемных, так и звуковых и иных обозначений, а также комбинированных обозначений.

В частности, в описании звукового обозначения приводится характеристика составляющего его звука (звуков), или нотная запись, или диаграмма частот, с приложением фонограммы на аудиокассете.

Экспертиза таких обозначений достаточно сложна с точки зрения установления их охраноспособности. Однако, такие обозначения также должны быть проанализированы с точки зрения их соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Безусловно, сравнение звуковых обозначений следует провести со звуковыми обозначениями, а также с комбинированными обозначениями, включающие звуковые элементы (например, анимационными).

В качестве примера могут приведены товарные знаки, принадлежащие одному лицу: изменяющийся и комбинированный, состоящий из изобразительных и словесных элементов (изображения товарных знаков с комментариями приведены ниже).

rutv

Изменяющийся знак, представляющий собой розовый шар, крутящийся в горизонтальной плоскости, с нанесенным на нем обозначением "TV" на фоне круга, слева от шара расположено слово "RU".

rutv1

Комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник горизонтальной ориентации со скругленными углами, внутри которого справа расположен круг. В центре круга расположено обозначение " TV ". Слева от круга расположено слово " RU ".


7.1.2.4. СРАВНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Исходя из Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Таким образом, с учетом вышеизложенных разделов, касающихся сравнения отдельных видов обозначений, следует подробнее остановиться на особенностях сравнения:

Как указано выше (см. пункт 7.1.1 раздела II настоящего Руководства) для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.

В связи с этим наиболее ответственным является анализ сходства заявляемого на регистрацию или оспариваемого обозначения при сравнении его с комбинированным обозначением.

Прежде всего, необходимо оценить общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Далее, поскольку комбинированные обозначения состоят из нескольких компонентов, важно установить, какие именно компоненты сравниваемых обозначений сходны, какова роль того или иного сходного компонента в комбинированном обозначении.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Сравнение комбинированных обозначений проиллюстрировано на нижеследующих примерах:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 201271361
20127136
М.р. N 1076868
1076868
Установлено отсутствие сходства обозначения по заявке N 2012713619
и противопоставленного знака по международной регистрации
N 1076868, поскольку основными признаны словесные элементы.
Заявка N 200973122
200973122
Св-во N 213595 , М.р. N 641302
213595
641302
Обозначению по заявке N 2009731223 отказано в регистрации,
поскольку установлено его сходство с товарным знаком по св-ву
N 213595 и со знаком по международной регистрации N 641302
Заявка N 2012716011
2012716011
Св-ва N 256820, 256821
256820
Обозначение по заявке N 2012716011 признано сходным
с товарными знаками по св-ам N 256820 и 256821
Св-во N 466922
466922
Св-во N 212799
212799
Оспариваемый товарный знак по св-ву N 466922 признан сходным
с ранее зарегистрированным товарным знаком иного лица по
св-ву N 212799

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

Примеры сравнения словесного обозначения и комбинированного обозначения, включающего словесный элемент:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2012716603
2012716603
Св-во N 436305
СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ
Обозначению по заявке N 2012716603 отказано в регистрации,
поскольку установлено его сходство с товарным знаком по св-ву N 436305
Заявка N 20127101
БРАТИНА
Св-во N 312333
312333
Обозначение по заявке N 2012710164 признано сходным с
товарным знаком по св-ву N 312333

Однако должны быть учтены и иные элементы комбинированного обозначения, которые могут существенным образом менять впечатление (в том числе смысловое), производимое словесным элементом. Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

При установлении доминирующего значения изобразительного элемента в комбинированном обозначении необходимо произвести сравнительный анализ этого обозначения с комбинированными и изобразительными обозначениями, содержащими компоненты, тождественные или сходные до степени смешения с изобразительным элементом рассматриваемого комбинированного обозначения.

При установлении тождества или сходства изобразительных элементов обозначений, являющихся наиболее важными для осуществления обозначениями их отличительной функции, сравниваемые обозначения могут быть признаны сходными при различии их словесных элементов.

Вместе с тем следует учитывать степень различительной способности присутствующего в комбинированном обозначении изобразительного элемента, в частности, изображение земного шара является часто встречающимся в составе товарных знаков, что снижает степень важности этого элемента в составе комбинированных обозначений.

Примеры сравнения изобразительного обозначения и комбинированного обозначения, включающего изобразительный элемент:

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Заявка N 2006715694
2006715694
Св-во N 310948
310948
Заявленное обозначение по заявке N 2006715694 было
признано сходным с ранее зарегистрированным товарным
знаком иного лица по св-ву N 310948 в связи со сходством
изобразительных элементов.
Св-во N 259149
259149
Св-ва N 216818 и 269532
216818
Оспариваемый товарный знак по св-ву N 295149 признан
сходным с товарными знаками по св-ам N 216818 и 269532
Св-во N 285019
285019
Св-во N 214941
214941
Оспариваемый товарный знак по св-ву N 285019 признан
сходным с изобразительным товарным знаком иного лица
по св-ву N 214941, так как тождественный противопоставленному
знаку "изобразительный элемент оспариваемого комбинированного
товарного знака играет существенную роль в индивидуализации
товара правообладателя".

Наиболее сложным является анализ сходства комбинированных обозначений, доминирующее пространственное положение в которых занимают неохраноспособные сами по себе элементы (отдельные буквы, цифры, лини и, простые геометрические фигуры, общепринятые наименования, простые указания товаров или их изображения, наименования предприятий, характеристики товара или его производителя).

В таком случае важно оценить, за счет чего обозначение выполняет индивидуализирующую функцию, вследствие комбинирования каких элементов с учетом их местоположения.

Сказанное может быть пояснено на основе особенностей анализа комбинированных обозначений, представляющих собой этикетки.

Пространственное доминирование элемента в составе этикетке может быть обусловлено его расположением в композиции этикетки, его цветовым исполнением, использованием для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики и других оригинальных изобразительных средств.

Таким образом, пространственное доминирование элемента может быть вызвано его исполнением в более крупном, чем другие элементы размере, центральным расположением в этикетке, яркой, контрастной окраской элемента, применением специальных изобразительных приемов.

Если при сравнении комбинированных обозначений установлено их сходное композиционное построение, одинаковое или сходное местоположение элементов композиции, одинаковое или сходное графическое оформление словесных и/или цифровых элементов, что в совокупности порождает вероятность смешения таких обозначений, то такие обозначения могут быть признаны сходными при различии в деталях.

И, напротив, сходство в расположении некоторых элементов не является достаточным для вывода о сходстве комбинированных обозначений друг с другом в целом. Вышеизложенное может быть проиллюстрировано нижеследующими примерами.

Обозначение /знак, охрана которого
испрашивается / оспаривается
Противопоставленный знак
Св-во N 407933
407933
Св-во N 287174
287174
По итогам рассмотрения возражения против предоставления
правовой охраны товарному знаку по св-ву N 407933 на
основании его сходства с товарным знаком по св-ву N 287174
сформулирован вывод о сходстве сравниваемых обозначений
по общему зрительному впечатлению в целом, несмотря на
их отдельные отличия.
Св-во N 276708
276708
Св-во N 250374
250374
По итогам рассмотрения возражения против предоставления
правовой охраны товарному знаку по св-тву N 276708
сформулирован вывод об отсутствии сходства оспариваемого
товарного знака и товарного знака по св-ву N 250374, так как
"общее зрительное впечатление, производимое каждым из
сравниваемых знаков, существенно различается".

7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УСЛУГ

Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится при экспертизе заявок на товарные знаки в отношении однородных товаров.

В имеющихся толковых словарях русского языка даются следующие определения термина "однородный": относящийся к тому же (к одному и том у же) разряду, роду; одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей; одинаковый, похожий на другого, на другое.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами также следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о том, что они могут происходить из одного источника или экономически связанных источников.


7.2.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ (МКТУ) КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УСЛУГ

Сравниваемые товары и услуги разбиты на категории в соответствии с МКТУ. На настоящий момент МКТУ состоит из 34 классов (1 - 34) для товаров и 11 классов (35 - 45) для услуг. Информация об МКТУ и принципах классификации содержится в пункте 2 раздела I настоящего Руководства, а также на сайтах Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Роспатента и ФИПС.

Несмотря на то, что Комитетом экспертов ведется постоянная работа по совершенствованию МКТУ, она все - таки отстает от быстрых изменений в разработке и предложении на рынке новых товаров и услуг. Кроме того, наименования рубрик иногда являются нечеткими и неясными.

Следует учитывать, что МКТУ сама по себе не может быть основой для вывода об однородности товаров и (или) услуг. Тот факт, что определенные товары или услуги включены в один и тот же класс МКТУ, не говорит однозначно об их однородности.

Например, относящиеся к 31 классу "живые животные" и "цветы" не имею т между собой ничего общего.

Также в 35 классе "реклама" никаким образом не соотносится с "психологическим тестированием при подборе персонала".

В 9 классе содержатся такие неоднородные товары, как "жилеты спасательные", "коврики для мыши", "огнетушители", "утюги электрические", "фотоаппараты",

Тот факт, что два конкретных товара (услуги) относятся к одному и тому же классу МКТУ и подпадают под одно общее родовое понятие, также не позволяет однозначно считать их однородными.

Например, неоднородные товары "автомобили" и "велосипеды" относятся к родовому понятию "транспортные средства" в 12 классе МКТУ.

В то же время однородные товары могут быть разнесены по разным классам.

Например, однородными являются товары "мыла лечебные" (3 класс) и "средства моющие для медицинских целей" (5 класс). Ниже приводится примерный перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары:

1 - 2,3,5,17,19 11 - 6,7,9
2 - 1,3,17 12 - 7,9
3 - 1,2,5,21 17 - 1,2,6, 19
5 - 1,3,10 19 - 1,17
6 - 7,9,11,17,20,21 20 - 6
7 - 6, 9,11,12 21 - 3,6
8 - 7,12 29 - 30
9 - 6,7,10,11,12 30 - 29
10 - 5,9 32 - 33
  33 - 32

Поскольку услуги в МКТУ классифицируются в соответствии с направлением деятельности, то затруднительно выявить корреспондирующие классы, содержащие однородные услуги. Как правило, однородные услуги содержатся в пределах одного класса МКТУ.

Например, в 43 классе МКТУ к однородным могут быть отнесены услуги "закусочные", "кафе", "кафетерии", "рестораны", "рестораны самообслуживания".

Однако в некоторых случаях однородные услуги могут быть приведены в разных классах МКТУ.

Так, например, к однородным могут быть отнесены услуги 37 класса МКТУ "обновление одежды" и услуги 40 класса МКТУ "переделка одежды". МКТУ может служить средством идентификации общих характеристик определенных товаров и услуг.

Многие классы МКТУ выделены по принципу функции, состава или назначения, что может быть полезным при сравнении товаров и услуг. Например, 1 класс включает химические продукты, главным образом, на основании их свойств (природы), а не в зависимости от их конкретного применения.

В отличие от этого 3 класс охватывает все изделия, являющиеся препаратами для стирки, чистки, личной гигиены, красоты и косметики.

Хотя эти товары по своей природе являются химическими продуктами, но относятся к 3 классу из - за своего конкретного назначения.

Также большинство изделий из кожи отнесены к 18 классу из - за своей природы, в то время как "одежда из кожи" относится к 25 классу, поскольку имеет конкретное назначение.

Следует также отметить, что структура рубрик классов МКТУ является не однородной и не следует одной и той же логике.

Некоторые классы состоят только из одного рода товаров или услуг, под который подпадают все товары или услуги этого класса, и в заголовке класса указано соответствующий обобщающий термин (например, 15 класс – "музыкальные инструменты", 38 класс – "телекоммуникации").

Другие классы включают товары или услуги разного рода (например, 9 класс), и в заголовках классов указаны разные обобщающие термины, в том числе как очень широкие, так и очень узкие (например, в 9 классе указаны широкий термин "научные приборы и инструменты" и узкий термин "огнетушители").

Иногда, как исключение, в классах (в заголовках) одновременно содержатся обобщенные термины, которые в свою очередь включают другие менее обобщенные термины, например в 5 классе – "перевязочные материалы" и "пластыри".

Обычно такое выделение из общего понятия вызвано желанием показать, что этот термин не встретится ни в каком другом классе, хотя он и относится к более широкому термину данного класса.

Например, в заголовке 1 класса термин "клеящие вещества для промышленных целей" подпадает под более широкий термин заголовка "химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях".

Указание в заголовке 1 класса термина "клеящие вещества для промышленных целей" необходимо для того, чтобы отличить данный товар от клеящих веществ, относящихся к 16 классу, предназначенных для домашнего и офисного использования (для бытовых и канцелярских целей).

Таким образом, при экспертизе следует учитывать, что МКТУ дает только некоторые "подсказки" для оценки однородности товаров и услуг.

Вместе с тем, поскольку структура и содержание МКТУ логически непоследовательны, то каждый заголовок и рубрику необходимо анализировать с учетом причины, по которой они были отнесены к тому или ин ому классу МКТУ.

Необходимо также учитывать, при каждом пересмотре МКТУ происходят изменения в классификации товаров и услуг (в частности перенос товаров или услуг из одного класса в другой) или изменения в названиях рубрик.
В таких случаях перечень товаров и услуг более раннего знака (оспариваемого знака) должен толковаться в соответствии с редакцией МКТУ, действовавшей на дату подачи заявки. Например, в 8 - ой редакции МКТУ "юридические услуги" перешли из 42 в 45 класс. Однако характер этих услуг не изменился.


7.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ТЕРМИНОЛОГИЯ)

Товар – это любой объект, которым можно торговать. К товарам относится сырье (например, в 1 классе "необработанные пластические материалы"), полуобработанные продукты (например, в 17 классе "пластмассы в экструдированном виде для использования в производстве") и готовые продукты (например, в 21 классе "домашний пластиковый контейнер").

К товарам относятся естественные (природные) и произведенные изделия, например, в 31 классе "сельскохозяйственные продукты" и в 7 классе "машины и станки".

Услуга – это вид деятельности или выгода, которую одна сторона может предложить другой, которая неосязаема и не приводит к переходу права собственности на какой - либо физический объект (например, услуга "ремонт автомобилей")

В отличии от товаров услуга – это всегда что - то неосязаемое. К услугам относятся экономические виды деятельности, предоставляемые третьим сторонам, не являющиеся частью изначального производства, изготовления или продажи товаров.

Например, быть пианистом (игра на пианино) не является услугой, тогда как обучение игре на пианино (услуга, предоставляемая ученику) является услугой. Проведение фортепианного концерта является услугой, предоставляемой пианистом организатору концерта, а фортепианный концерт – это услуга, предоставляемая организатором концерта публике.

Рекламирование собственных товаров не является услугой, а работа рекламного агентства (организация рекламных кампаний для третьих лиц) является.

Поэтому термины в перечне, такие как, "реклама", должны пониматься только как соответствующие вышеприведенному определению. Продажа и дистрибуция собственных товаров не является услугой.

Розничные услуги подразумевают услуги, связанные с самой продажей товаров, т.е. предоставление клиенту возможности у видеть, сравнить или испытать товары.

Одной из характеристик деятельности, которая по законодательству о товарных знаках считается услугой, является ее независимая экономическая ценность, т.е. то, что она обычно предоставляется при условии некоего (денежно го) вознаграждения. В противном случае, это может быть просто некая сопутствующая деятельность, осуществляемая вместе с продажей конкретного товара или после неё.

Например, доставка, включая транспортировку купленной мебели, не является независимой услугой, вписывающейся в транспортные услуги в классе 39.

Однако намерение получить прибыль необязательно является критерием для определения того, считается ли некая деятельность "услугой".

Вопрос скорее в том, есть ли у этой услуги свое независимое место на рынке и свои потребители, а не в том, каким способом и в какой форме осуществляется потом компенсация.

По своей природе товары обычно отличаются от услуг. Потому что товары – это объекты торговли, хранения, производства. Их продажа обычно влечет за собой переход права собственности на нечто материальное, например, движимое или недвижимое имущество. Услуги же состоят в осуществлении неосязаемой деятельности.


7.2.3. УКАЗАНИЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ

В первую очередь необходимо подобрать правильные формулировки для рассматриваемого перечня товаров и услуг. После идентификации формулировок, используемых для обозначения товаров и услуг, необходимо определить их смысл.

Иногда точный смысл сразу понятен из перечня, если дается более или менее детальное описание товаров и услуг. Например, формулировка "ремни как предметы одежды" исключает по определению ремни безопасности или промышленные ремни.

В случае сомнений по поводу точного смысла терминов, использованных в перечне товаров и услуг, толковать эти термины надо с учетом классификации по МКТУ и с коммерческой точки зрения. Таким образом "ремни" в 25 классе – это предметы одежды.

Если значение термина в семантическом контексте, коммерческом контексте и по МКТУ остается неясным или противоречивым, то превалирует его смысл по МКТУ.
Например, "одежда" означает "одежду в целом" (Clothing – "покров") (смотрите словарь Oxford English Dictionary), т.е. все предметы, покрывающие тело, такие как, рубашки, платья, брюки и т.д.

Определение слова "одежда" в стандартных словарях явно не исключает "обувь", но в МКТУ она значится как отдельный объект того же 25 класса.
Вместе с тем "одежда" и "обувь" не тождественны, но однородны.

Сравнение товаров и услуг должно основываться на формулировках, использованных в соответствующих перечня х товаров или услуг.

Фактическое или планируемое использование товаров и услуг, не указанное в перечне, не принимается во внимание при экспертизе
Кроме того, может потребоваться проведение анализа формулировок в перечне товаров и услуг для определения объема охраны этих товаров и услуг.

Особенно это требуется, если используются такие слова, как в частности, а именно, или их эквиваленты, чтобы показать взаимосвязь между индивидуальным продуктом и более широкой категорией.

Выражение в частности (или например, такой как, включая или их синонимы) показывает, что конкретный товар или услуга – это только пример объектов, включенных в категорию, и что охрана не ограничивается ими.

Другими словами, вводится неисчерпывающий перечень примеров.
С другой стороны, выражение а именно (или исключительно, или иной синоним) является ограничительным и сводит объем охраны только к перечисленным товарам.

Например, в формулировке химические вещества, используемые в промышленности, а именно, сырье для производства пластмассы, только сырье для производства пластмассы надо сравнивать с товарами другого знака.


7.2.4. КРИТЕРИИ ОДНОРОДНОСТИ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УСЛУГ

7.2.4.1. ОДНОРОДНОСТЬ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕНТИЧНЫХ ТЕРМИНОВ ИЛИ СИНОНИМОВ

Однородность очевидна в случае идентичности товаров /услуг. Идентичность обычно определяется как "одно и то же по существу, по составу, природе, свойствам, и в особенности по рассматриваемым качествам, качество или состояние" (Oxford English Dictionary).
Идентичность наличествует не только, когда товары и услуги полностью совпадают, но и когда используются синонимы.

Идентичность рассматриваемых товаров или услуг следует устанавливать на основании формулировок из соответствующих частей перечней товаров и услуг двух знаков, выявленных в результате проведения поиска.

Идентичность очевидна, когда товары и услуги в перечнях называются одними и теми же терминами. Например, "транспортные средства" идентичны "транспортным средствам".

В других случаях интерпретация терминов из соответствующих перечней товаров и услуг показывает, что это синонимы, т.е. смысл у них одинаковый. Для интерпретации могут использоваться словарные статьи, выражения из МКТУ, а также должны учитываться коммерческие перспективы.

ПРИМЕРЫ:
- Bicycle – это синоним cycle (велосипед). Товары идентичны.
- С коммерческой точки зрения оздоровительные спа услуги и услуги для поддержания здоровья одинаковы, т.е. они идентичны. Однако, если используются идентичные формулировки, но товары классифицируются по разным классам, обычно это означает, что они не идентичны.

ПРИМЕРЫ:
- Drills (буровые установки) (станки) в 7 классе не идентичны drills (дрель) (ручной инструмент) в 8 классе .
- Lasers (лазеры) (не для медицинских целей) в 9 классе не идентичны lasers (лазерам) (для медицинских целей) в 10 классе .
Даже если эти товары схожи, их попадание в разные классы говорит о том, что у них разная природа, назначение или способ использования.

Однако эта логика неприменима, если товары попали в разные классы явно по ошибке после пересмотра МКТУ.

ПРИМЕРЫ:
- Игральные карты (Класс 16 – 7 - ая редакция) идентичны игральным картам (Класс 28 – 10ая редакция).

Рассмотрим типовые ситуации с разным соотношением однородных товаров (услуг) в более раннем праве и в поданной заявке (оспариваемой регистрации).

1. Более ранний знак включает товары и услуги заявленного обозначения.

Если перечень товаров и услуг более раннего знака включает общее обозначение широкой категории, охватывающей полностью товары и услуги заявленного обозначения, то такие товары и услуги считаются однородными (см. приведенную ниже схему).

Более ранний знак включает товары и услуги заявленного обозначения

ПРИМЕРЫ:
- Обеспечение временного проживания (более раннее право, 43 класс) включает услуги баз отдыха (заявленное обозначение, 43 класс). Следовательно, услуги однородны
- Изделия макаронные (более раннее право, 30 класс) включает спагетти (заявленное обозначение, 30 класс). Конфликтующие товары считаются однородными.

2. Заявленное обозначение включает товары и услуги более раннего знака.

Если товары или услуги, указанные для более раннего знака, попадают под общее обозначение или широкую категорию, использованные в заявленном обозначении, то эти товары и услуги считаются однородными, поскольку экспертиза ex officio (по своей инициативе) не может разделить широкую категорию товаров и услуг заявителя (см. приведенную ниже схему).

Заявленное обозначение включает товары и услуги более раннего знака

ПРИМЕРЫ:
- Джинсы в более раннем знаке (25 класс) включены в одежду (заявленное обозначение, 25 класс). Товары считаются однородными.
- Велосипеды в более раннем знаке (12 класс) включены в транспортные средства (заявленное обозначение, 12 класс). Товары считаются однородными.

Заявитель может, однако внести такое ограничение в перечень товаров и услуг, которое исключить однородность.

ПРИМЕР:
Более ранний знак Заявленное обозначение Велосипеды в более раннем знаке (12 класс) включены в транспортные средства (заявленное обозначение, 12 класс). Заявитель ограничивает перечень транспортными средствами, а именно автомобилями. Товары уже не являются однородными.

Если заявитель не внесет ограничение в перечень товаров и услуг или сделает это неподходящим образом, экспертиза будет рассматривать общее обозначение или широкую категорию как одно целое и признает однородными.

Если обозначение заявлено одновременно в отношении обобщенного термина или термина широкой категории, а также конкретных изделий, подпадающих под эти общие понятия, то все эти термины (и общие, и конкретные) необходимо сравнить с конкретными более ранними товарами и услугами.
Если идентичность обнаруживается в отношении обобщенного термина или тер мина широкой категории, то она не распространяется автоматически на конкретные товары.

ПРИМЕР:
Обозначение заявлено в отношении транспортных средств (обобщенный термин), а также велосипедов, самолетов, поездов (включены в транспортные средства). Если более ранний знак охватывает велосипеды, то однородность будет признана для транспортных средств и велосипедов, но не для самолетов и поездов.

Однако если обозначение заявлено одновременно в отношении обобщенного термина или термина широкой категории, а также конкретных терминов, не перечисленных самостоятельно, а приведенных в качестве примеров, то сравнение проводится иначе: сравнивается только соответствующий обобщенный термин или термин широкой категории.

ПРИМЕР:
Обозначение заявлено в отношении товаров "транспортные средства, в частности велосипеды, самолеты, поезда". Более ранний знак охраняется для велосипедов. Конфликтующие товары считаются однородными.

Заявитель в данном случае может избежать такого результата, если удалит термин транспортные средства, выражение в частности и конкретную категорию велосипеды.

Если в перечне товаров и услуг заявленного обозначения указано: транспортные средства, а именно, велосипеды, самолеты, поезда, то сравнение отличается, т.к. сравниваются только конкретные термины. В таком случае только велосипеды будут идентичны товарам из более раннего знака

3. Частичное совпадение (перекрывание) товаров и услуг.

При частичном совпадении (перекрывании) категорий товаров и услуг однородность признается, если
- они классифицированы в одном и том же классе;
- они подпадают под одно и то же общее понятие рубрики класса и невозможно четко провести различие между этими товарами или услугами.

Частичное совпадение (перекрывание) товаров и услуг

ПРИМЕРЫ:

Более ранние товары Заявленные товары Совпадающие части
Уличная одежда для женщин Одежда из кожи Уличная одежда
для женщин из кожи
Компоненты и запчасти
для наземных транспортных
средств
Сиденья транспортных
средств
Сиденья для наземных
транспортных средств
Хлеб Выпечка долгого срока
хранения
Хлеб долгого срока
хранения
Электрические кухонные
принадлежности
термометры
Электрические кухонные
термометры

То же самое происходит, когда один обобщенный термин в рубрике класса частично включен в другой обобщенный термин той же рубрики класса.

ПРИМЕРЫ:

Более ранние товары Заявленные товары Совпадающие части
мыло Чистящие препараты Мыло для чистки
Научные приборы Оптические приборы научные оптические
приборы, например,
микроскопы
фунгициды
Фармацевтические
препараты
фунгицидные
фармацевтические
препараты

Поскольку экспертиза в этих случаях не может ex officio расчленить широкую категорию товаров заявителя, товары считаются однородными.

В первом из примеров результат был бы другим, если бы мыло ограничивалось мылом для личного использования. В таком случае товары бы уже не попадали в рубрику чистящие препараты в 3 классе, т.к. эти последние предназначены только для домашнего хозяйства.


7.2.4.2. ПРАКТИКА В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ТЕРМИНОВ ИЗ ЗАГОЛОВКА КЛАССА В ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Рекомендации в отношении использования заявителем в перечне товаров и услуг заголовков классов МКТУ даны в пункте 2 раздела I настоящего Руководства.

При определении однородности товаров и услуг экспертиза толкует приведенные в перечне товаров заголовки классов на основании естественного и обычного значения каждого обобщенного термина из заголовка.

При проведении сравнения между товарами (услугами) во внимание будут приниматься только те товары и услуги, которые считаются включенными в соответствующие обобщенные понятия.


7.2.4.3. ОДНОРОДНОСТЬ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕИДЕНТИЧНЫХ ТЕРМИНОВ

Два объекта считаются сходными, если у них есть некоторые общие характеристики. При оценке однородности товаров и услуг должны приниматься во внимание все релевантные (существенные) факторы, касающиеся сравниваемых товаров и услуг.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие факторы как, в частности, род (вид), природа/сущность товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость (комплементарность) либо взаимозаменяемость (конкурентность) товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками.

При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.
При сравнении надо выявить те факторы, которые специфично характеризуют сравниваемые товары и услуги. То есть релевантность того или иного фактора зависит от характера конфликтующих товаров или услуг.

ПРИМЕР:
Если сравнивать лыжи и лыжные ботинки, то очевидно, что они не совпадают по своей природе, способу использования и что они не конкурируют друг с другом.

Поэтому при сравнении следует сосредоточиться на их назначении, комплементарном характере, каналах сбыта, привычных источниках происхождения и релевантной публике.

Таким образом, релевантные факторы и признаки товара или услуги могут быть разными, и зависят они от того, какие товары и услуги сравниваются.

Нет необходимости перечислять все возможные факторы. Главное состоит в том, чтобы установить, достаточно ли близки связи между релевантными факторами, чтобы прийти к выводу об однородности.


7.2.4.4. СПЕЦИФИЧНЫЕ ФАКТОРЫ СХОДСТВА

В данной части Руководства даны разъяснения в отношении различных факторов, влияющих на однородность товаров и услуг.

1. Природа (сущность) + вид.

Природа товара или услуги – это главные качества или характеристики, по которым узнается этот товар или услуга. Природа обычно соответствует определенному типу или сорту, или категории товаров или услуг. Другими словами, природа означает ответ на вопрос "Что это такое?".

2. Заголовки классов и термины широкой категории как ориентиры.

Тот факт, что сравниваемые товары или услуги попадают под один и тот же обобщенный термин в классе или термин широкой категории, не означает автоматически, что они имеют одну и ту же природу. Примером такой широкой категории является категория продукты питания для потребления человеком.

Эта связь между ними, т.е. принадлежность к продуктам питания, не исключает того, что природа у них разная. Если товары или услуги подпадают под одно и то же достаточно узкое обобщенное указание в классе, то это говорит в пользу их однородности.

3. Признаки (свойства) товаров, определяющие их природу (вид).

Для отнесения рассматриваемых товаров к определенному виду могут использоваться разнообразные признаки. К ним относятся, в том числе следующие:

А) Состав, т.е. ингредиенты, материалы, из которых изготовлены товары.

ПРИМЕР:
Йогурт – это молочный продукт (природа йогурта может быть определена посредством его главного ингредиента)

Состав иногда является главным критерием для описания природы товара. Однако идентичный или схожий состав товаров сам по себе не говорит об одной и той же природе товаров.

ПРИМЕР:
Стул и кукла могут быть сделаны из пластика, но природа у них разная, т.к. первый – это предмет мебели, а вторая – это игрушка. Они не являются однородными.

Однородными могут быть признаны товары, хотя и относящиеся к разному роду (виду), но изготовленные из одного и того же вида материала.

Например, можно считать однородными такие товары 14 класса, как "статуэтки из благородных металлов" и "коробки из благородных металлов", несмотря на принадлежность их к разным видам товаров.

Данные товары изготавливаются из одинакового материала - благородного металла. Этот материал является очень дорогим, и редко применяется в производстве товаров. Поэтому оба вида товаров обладают высокой стоимостью.
Кроме того, они реализуются одинаковым образом (в ювелирных магазинах и секциях).

В то же время нецелесообразно признавать однородными такие товары, как "мешки резиновые для упаковки" (17 класс) и "обувь купальную резиновую" (25 класс).
В отличие от благородных металлов резина является дешевым, широко используемым материалом. В данном случае при определении однородности могли бы быть учтены другие признаки (вид товара, цель его применения, условия сбыта товара).

В качестве еще одного примера, иллюстрирующего значение материала, из которого изготовлены товары, при определении их однородности, можно привести товары "ящики из обычных металлов" (6 класс) и "ящики деревянные" (20 класс).

Несмотря на то, что данные товары относятся к одному виду, они не являются однородными. Использование разного материала в этом случае влияет на стоимость товаров, их свойства и назначение.
Обычный металл, в отличие от дерева, увеличивает стоимость товара, делает его более долговечным, придает ему определенные свойства (например, прочность, огнестойкость). Вследствие этого металлические ящики могут, в частности, применяться для транспортировки и хранения ценных предметов.

Б) Принцип функционирования, например, механическое функционирование с двигателем или без, оптическое, электрическое, биологическое или химическое.

ПРИМЕР:
Телескоп – это оптическое устройство (природа телескопа может быть определена через его функциональный принцип, который является оптическим.

Хотя принцип функционирования иногда помогает определить природу некоторых товаров, он не всегда является решающим. Бывают случаи, когда товары, особенно связанные с технологиями, имеют один и тот же принцип функционирования, но разную природу.

ПРИМЕР:
Блендер (смеситель) и электрическая зубная щётка имеют одинаковый вращательный принцип функционирования, но природа у них разная.

И наоборот, бывают товары с разными принципами функционирования, но с одинаковой природой.

ПРИМЕР:
Принцип функционирования стиральных машин, использующих стиральные порошки, является химическим, а принцип функционирования стиральных машин, использующих магнитные волны, совсем иной.
Однако, природа у этих товаров одинаковая – стиральные машины.

В) Физическое состояние, например, жидкость или твердое тело, прочный или мягкий, гибкий или жесткий.

Физическое состояние – это тоже признак товаров, который может использоваться для определения их природы, но, как и принцип функционирования, он не является решающим.

У таких товаров одна и та же природа, несмотря на разные физические состояния.

4. Природа услуг.

При определении природы услуг невозможно воспользоваться признаками (состав, принцип функционирования, физическое состояние), поскольку услуги неосязаемы.

Природу услуг можно описать, указывая в частности род деятельности, осуществляемой для третьей стороны. В большинстве случаев категория, в которую попадает услуга, описывает природу этой услуги.

Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

5. Назначение товаров и услуг.

Назначение или "цель" обычно определяется как причина, ради которой что - то делается, создается или существует (Oxford Dictionary Online).

Назначение определяется по функции товаров и услуг. Другими словами, необходимо ответить на вопросы: Какую потребность удовлетворяют эти товары или услуги? Какую проблему они решают? Как и при определении природы товара, назначение должно определяться достаточно узким образом.

ПРИМЕР:
Если речь идет об уксусе, то не надо определять назначение как "для потребления человеком", что является общим назначением всех продуктов питания, но следует учесть, что это "повседневная приправа".

При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Например, могут быть признаны однородными товарами "препараты химические для защиты злаков от головни", относящиеся к 1 классу, и "препараты химические для обработки злаков, пораженных головней", относящиеся к 5 классу.
Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и относятся к общей родовой группе (химические препараты).
Кроме того, эти товары предназначены для обработки одинакового семейства растений (злаков) с целью борьбы с одним и тем же заболеванием (головней, вызываемой грибами - паразитами).

В то же время не могут быть признаны однородным тов арами "машины для прополки", относящиеся к 7 классу, и "культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков", относящиеся к 8 классу.

Эти товары, хотя и имеют одно и то же назначение, поскольку применяются в сельском хозяйстве с целью прополки сорняков, но относятся к разным родовым группам (машины и ручные инструменты), а также отличаются по своей стоимости и условиям сбыта.

К однородным товарам могут быть отнесены "мыла дезинфицирующие" (3 класс) и "средства дезинфицирующие для гигиенических целей" (5 класс), так как они имеют одинаковую цель применения (дезинфекция - уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары).

Однако "аппараты для дезинфекции" (11 класс) не могут быть признаны однородными с указанными выше товарами, поскольку они относятся к другой родовой группе (приборы, технические устройства). Область применения товара может сужать его функциональное назначение.

Например, общее функциональное назначение такого товара, как "перчатки" - защита рук. В то же время в МКТУ присутствуют товары "перчатки для водолазов" (9 класс), "перчатки для медицинских целей" (10 класс), "перчатки для домашнего хозяйства" (21 класс), "перчатки - аксессуары для игр (бокс а, бейсбола, гольфа и т.д.)" - 28 класс.

Все вышеперечисленные товары имеют свои особенности в силу различий их использования и могут быть отнесены к неоднородным товарам.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным.

Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги "информация по вопросам страхования" (36 класс), "информация по вопросам строительства" (37 класс), "информация по вопросам перевозок" (39 класс), "информация по вопросам воспитания и образования" (41 класс), "информация метеорологическая" (42 класс).

6. Способ использования.

Способ использования это то, каким образом используются товары, чтобы выполнить свое назначение. Способ использования часто напрямую вытекает из природы или назначения товаров и ли услуг, и поэтому сам по себе либо не имеет значения, либо имеет очень малое значение при анализе сходства.

ПРИМЕР: Метод использования и газет, и книг одинаковый, в том смысле, что и то, и другое читают. Однако однородность можно вывести уже на том основании, что и то, и другое является печатным материалом (одинаковая природа), и то и другое призвано развлекать или информировать (одинаковое назначение).
Несмотря на вышесказанное, способ использования может иметь значение и сам по себе, независимо от природы и назначения, если он характеризует товары:

ПРИМЕР:
Фармацевтические препараты для лечения кожных заболеваний в классе 5 могут выпускаться в виде крема. У них такой же способ использования, что и у косметических кремов из 3 класса.

Однако даже если метод использования характеризует сравниваемые товары, и если он идентичен у этих товаров, одного этого факта недостаточно, чтобы сделать вывод о сходстве.

ПРИМЕР:
Жевательная резинка и жевательный табак имеют идентичный метод использования. Но сам по себе этот факт не делает их сходными.

7. Комплементарность (взаимодополняемость).

Товары или услуги являются комплементарными, если между ними есть тесная связь, то если один незаменим (существенно важен) или очень важен (значим) для использования другого. Такая взаимодополняемость товаров и услуг может быть, например, функциональной. Даже если имеется некоторая комплементарность (пример 1), сама по себе она не может привести к выводу об однородности товаров или услуг.

Однако, если комплементарность товаров или услуг выявлена наряду с другими факторами, такими как, например, "обычный источник происхождения" и/или "каналы сбыта", то однородность может быть признана (примеры 2, 3 и 4). Товары, предназначенные для разных групп потребителей, не могут быть комплементарными.

ПРИМЕРЫ:
1. Вино и винные бокалы являются комплементарными товарами, т.к. один товар важен для использования другого. Однако они не являются однородными, поскольку у них нет общего источника происхождения и нет общих каналов сбыта.

2. Лыжи и лыжные ботинки комплементарны, т.к. без одного невозможно использование другого. Релевантная публика может считать, что производятся эти товары на одном и том же предприятии. Поэтому эти товары считаются однородными.

3. Учебные материалы (печатные материалы, записанные носители данных, аудио и видео кассеты) необходимы для образовательных курсов, и поэтому комплементарны им. Поскольку обычно эти материалы издаются той же организацией, которая ведет образовательные курсы, то эти товары однородны рассматриваемым услугам.

4. Услуги архитектора (проектирование зданий) (42 класс) необходимы для строительства зданий (37 класс). Часто эти услуги предлагаются вместе, т.е. они имеют общие каналы сбыта. Следовательно, эти услуги комплементарны и однородны.

Комплементарность следует ясно отличать от использования в комбинации, т.е. когда товары или услуги используются вместе по желанию или ради удобства (например, хлеб с маслом). При этом эти товары не являются друг для друга существенно важными. В таких случаях однородность иногда можно обнаружить, но на основании иных факторов, чем комплементарность.

Некоторые товары, которые часто должны согласовываться друг с другом, но при этом не имеют других факторов сходства, были признаны неоднородными.

ПРИМЕР:
Дамские сумочки и одежда тесно связаны, но не комплементарны, т.к. одно вполне может использоваться без другого. Просто они часто используются в комбинации. У них есть, однако сходство, т.к. они вполне могут продаваться одним и тем же изготовителем или каким-то образом связанными изготовителями, их покупает одна и та же публика, и продаются они в одних и тех же магазинах.

То же самое справедливо, кода какие - то товары или услуги только поддерживают или дополняют другие товары или услуги. Вспомогательными товарам обычно являются те, которые используются для упаковки (бутылки, банки, коробки и т.п.), или для продвижения товаров (брошюры, плакаты, прайс - листы и т.п.). Товары и услуги, которые бесплатно предлагаются во время рекламной кампании, обычно не являются однородными с первичным/главным товаром или услугой.

ПРИМЕР:
Услуга организация и проведение выставок не однородна товарам печатные материалы, включая памятки о мероприятиях, поскольку упомянутые товары (16 класс) служат только для того, чтобы объявить о каком - то мероприятии и прорекламировать его.

Если речь идет о товарах, являющихся сырьем, то критерий комплементарности не применяется для анализа однородности. Сырье, как очень важный базовый компонент конечного товара, может быть признано однородным этому товару, но не на основании комплементарности.

ПРИМЕР:
Молоко (29 класс) и сыр (29 класс) являются однородными не на основании комплементарности, хотя молоко является сырьем для изготовления сыра. Указанные товары признаются однородными, потому что у них одинаковая природа, каналы сбыта, релевантная публика и производитель.

8. Конкурирующие товары/услуги.

Товары (услуги) являются конкурирующими, если один может заменить другой. Это означает, что у них одинаковое или схожее назначение, они предлагаются одним и тем же фактическим или потенциальным потребителям. Такие товары (услуги) также называются "взаимозаменяемыми".

Конкурирующие товары и услуги обычно находятся в одном и том же ценовом диапазоне, и их стоимость при расчете потенциального потребления не сильно отличается.

ПРИМЕР:
электрические бритвы и бритвы с лезвиями конкурируют друг с другом, т.к. служат одной и той же цели. Учитывая срок службы электробритвы, она может оказаться в итоге дешевле, чем количество одноразовых лезвий, необходимых в ином случае. Изначальная разница в цене компенсируется более долгим сроком службы. Однако иногда цена конкурирующих товаров/услуг может очень сильно отличаться.

ПРИМЕР:
Ювелирные изделия из золота и модная бижутерия конкурируют друг с другом, хотя их цена может очень сильно отличаться.

9. Каналы сбыта.

Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации (каналы сбыта). Например, краскам, олифам, лакам могут сопутствовать в торговле препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. В связи с этим могут быть признаны однородными "лаки" (2 класс) и "пасты для полирования" (3 класс).

В рамках рассматриваемого признака целесообразно также учитывать способы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

Если товары или услуги предоставляются через одни и те же каналы сбыта, то более велика вероятность, что потребитель может предположить, что эти товары или услуги находятся в одном и том же секторе рынка и, возможно, даже изготовлены одним и тем же предприятием, и наоборот.

Термин "канал сбыта" означает не столько способ продажи или продвижения продукта, а скорее, место реализации. При анализе сходства товаров или услуг система сбыта (прямые или косвенные продажи) не имеет решающего значения.

Следует задать следующий вопрос: продаются ли эти товары или предоставляются услуги в одних и тех же точках продажи, предлагаются ли они в похожих или в одних и тех же местах?

Однако этому фактору не надо придавать слишком большого значения, поскольку в современных супермаркетах, аптеках и универмагах продаются какие угодно товары. Релевантная публика знает, что товары, продаваемые в этих местах, поступают из множества независимых предприятий и фирм.

Поэтому точка продажи не сильно влияет на оценку того, может ли релевантная публика решить, что товары имеют общее происхождение, только потому, что продаются в одном и том же месте.

Только если рассматриваемые товары предлагаются в одном и том же отделе магазина, в котором продаются однородные товары, то это будет говорить в пользу наличия однородности.

Один отдел можно отличить от другого посредством территориального или функционального разграничения (например, молочный отдел супермаркета, косметический отдел универмага).

Также этот фактор может играть роль, если товары продаются обычно или исключительно в специализированных магазинах.
В таком случае потребители могут предположить, что источник происхождения у этих товаров одинаковый, раз и те и другие продаются в одних и тех же специализированных магазинах.

Если же товары не всегда продаются в одних и тех же магазинах, то потребители могут предположить, что у товаров нет общего источника происхождения.
Следовательно, в случае разных точек продаж товары могут в большей степени рассматриваться как неоднородные.

ПРИМЕР:
Инвалидные коляски и велосипеды. И тот и другой товар относится к транспортным средствам (12 класс), но у них разные точки продажи. Велосипеды обычно продаются либо в специализированных магазинах, торгующих велосипедами, либо в розничных магазинах по продаже спортивного оборудования. Для инвалидных колясок каналами сбыта являются специализированные дистрибьюторы медицинского оборудования и устройств, осуществляющие поставки в больницы и в специальные магазины по продаже оборудования и устройств для инвалидов.

10. Релевантная публика (круг потребителей).

Релевантная публика, т.е. фактические и потенциальные потребители рассматриваемых товаров и услуг, представляет собой ещё один фактор, который надо учитывать при анализе однородности товаров.

Релевантная публика (круг потребителей) может состоять из общества в целом (широкий/общий потребитель) или из бизнес (деловых) потребителей, имеющих определенные профессиональные знания и опыт.

В зависимости от релевантной публики (круга потребителей) товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

Следует отметить, что в отношении товаров широкого потребления подходы к определению однородности товаров неоднозначны.
В зависимости от конкретной ситуации могут быть приняты во внимание следующие рекомендации.

При определении однородности этих товаров целесообразно учитывать, предназначены ли они для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые).

При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий, деликатесных продуктов питания, элитной косметики и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается.

К таким товарам могут быть отнесены повседневные продукты питания и напитки (хлеб, крупы, овощи, молоко и молочные продукты и т.д.), гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

Вместе с тем следует отметить, что если покупатель часто приобретает один и тот же товар от определенного производителя (например, детское питание), то он хорошо запоминает упаковку и (или) этикетку этого товара, а также соответствующий товарный знак.

В этом случае вероятность спутать товары от разных производителей невелика. В отношении товаров производственно - технического назначения вероятность смешения может быть небольшой, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п. Простое совпадение потенциальных потребителей еще не означает автоматически, что имеется однородность товаров.

Одной и той же группе потребителей нужны товары и услуги самого разного происхождения и природы. Телевизоры, автомобили, книги покупаются одной и той же релевантной публикой, а именно широкой публикой, но это не предопределяет однородность товаров.

Очень часто сравниваемые перечни товаров и услуг нацелены на широкую публику, но назначение (удовлетворяемые потребности потребителей) у них разные. Такие обстоятельства говорят не в пользу однородности.

В то время, как совпадение релевантной публики необязательно указывает на однородность товаров, сильно отличающаяся релевантная публика дает веские основания для непризнания однородности.

Отличающиеся потребители встречаются в следующих случаях:

1) Товары или услуги из обоих перечней предназначены для широкой публики, которая, тем не менее, может быть легко разделена на категории в соответствии с личными потребностями, возрастом и т.д.

ПРИМЕР: инвалидные коляски и велосипеды (12 класс).

2) Товары и услуги из обоих перечней предназначены для бизнес потребителей, однако из очень разных секторов рынка.

ПРИМЕР: химикаты, используемые в лесной отрасли и растворители для лаковой промышленности (1 класс).

3) В одном случае релевантная публика – это широкий потребитель, а в другом – бизнес потребитель. Пример: контейнеры для контактных линз и хирургические аппараты и инструменты (10 класс)

11. Обычный источник происхождения (производитель/поставщик).

Товары или услуги могут быть признаны однородными, если, по мнению публики (потребителей), они имеют одно и то же привычное происхождение. Происхождение в этом контексте относится в основном к производственному сектору или к типу предприятия, производящего товары или предлагающего услуги, а не к идентификации производителя.

Например, могут быть признаны однородными товарами "воды минеральные для медицинских целей" (5 класс) и "воды минеральные (напитки)" (32 класс); "хлеб диабетический" (5 класс) и "хлеб" (30 класс); "продукты детского питания" (5 класс) и "продукты молочные" (29 класс), "каши молочные" (30 класс).

Географическое происхождение не имеет значения для признания однородности товаров или услуг. Товары могут иметь то же происхождение, что услуги, если одна и та же компания отвечает за производство и предоставление того и другого.

Например, образовательные учебники были признаны имеющими то же происхождение, что и проведение заочных курсов, поскольку "предприятия, предлагающие какие - то курсы, часто раздают такие продукты своим ученикам в качестве вспомогательных учебных материалов".

Однородными между собой могут быть признаны следующие товары и услуги: "программы для компьютеров" (9 класс) и "составление программ для компьютеров" (42 класс); "одежда" (25 класс) и "пошив одежды" (40 класс); "очки (оптика)" (9 класс) и "услуги оптиков" (44 класс); "издания печатные", 283 "продукция печатная" (16 класс) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс), "издание книг" (41 класс).

Критерий "обычного источника происхождения" следует применять ограниченно.
Если бы все товары и услуги, поставляемые одной большой многонациональной компанией или холдингом, были признаны имеющими общее происхождение, то этот критерий утратил бы свою значимость в определении однородности товаров/услуг.

ПРИМЕР: Косметика и продукты питания могут производиться в рамках одной крупной компании, но это не отражает привычные традиции торговли, в соответствии с которыми у таких товаров разные производители. При определении происхождения товаров и услуг могут иметь значение следующие признаки:

А) Производственные площадки.

ПРИМЕР: Лаки, красители и морилки (2 класс) обычно производятся на одних и тех же предприятиях, обычно это – специализирующиеся химические компании.

Место производства может убедительно указывать на то, что товары или услуги происходят из одного и того же источника. Если производственные площадки общие, то это указывает на общее обычное происхождение, однако, если производственные площадки разные, то это еще не значит, что товары происходят из разных, или экономически не связанных предприятий.

Например, книги и электронные носители (конкурирующие товары, электронные книги, заменяющие обычные) являются товарами издательского дома.

Б) Способ производства.

ПРИМЕР: Кожаные ремни (25 класс) и кожаные сумки (18 класс) не только изготавливаются на одинаковых площадках, в кожаных мастерских, но и при этом используются одинаковые инструменты и машины для обработки кожи.

В) Техническое ноу-хау.

ПРИМЕР: Услуги по защите компьютеров от вирусов (42 класс) и проектирование программного обеспечения (42 класс) требуют одинакового технического ноу-хау в сфере информационных технологий.

Г) Установившиеся торговые обычаи, известные публике.

Некоторые установившиеся торговые обычаи, например, когда производители расширяют свой бизнес, охватывая смежные рынки, имеют особое значение для вывода о том, что товары/услуги разной природы имеют одно и то же происхождение.
В таких ситуациях следует определить, является ли такое расширение обычным делом в отрасли, или же наоборот, это крайне редкий случай.

ПРИМЕР ПРИВЫЧНОГО РАСШИРЕНИЯ: Обувь и сумки: на рынке стало традицией, что производители обуви также обычно занимаются производством сумок.

ПРИМЕР НЕПРИВЫЧНОГО (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ) РАСШИРЕНИЯ: Одежда и духи: хотя некоторые кутюрье, создающие модную одежду, также продают духи под своими товарными знаками, это не является правилом в индустрии одежды, и касается, скорее, экономически очень успешных дизайнеров.


7.2.4.5. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗНЫМИ ФАКТОРАМИ

Критерии однородности взаимосвязаны. Кроме того некоторые критерии являются более важными, чем другие. В этой связи с учетом разной значимости этих факторов и в соответствии с их значимостью для рассматриваемых товаров или услуг могут быть различные степени однородности.

1. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ

Следует отметить, что довольно часто наблюдаются зависимость факторов между собой, т.е. если имеется совпадение по одному фактору, то оно также будет по другому определенному фактору.

Бывают случаи, когда трудно провести границу между разными факторами. Особенно это касается "природы", "назначения" и "способа использования". Если эксперт сталкивается с такими трудностями, то он может рассматривать все эти факторы совместно.

ПРИМЕР: Двигатель – это машина для преобразования различных форм энергии в механическую силу и движение. В данном случае трудно отделить природу товара от его назначения. Поэтому не следует рассматривать эти факторы раздельно.

2. ВАЖНОСТЬ КАЖДОГО ФАКТОРА.

При оценке однородности товаров и услуг необходимо учитывать все релевантные факторы, характеризующие их. Однако в зависимости от типа товара или услуги тот, или иной фактор может иметь большую или меньшую значимость.

Другими словами, различные критерии не имеют стандартной важности, их важность должна определяться для каждого конкретного случая отдельно. В целом, значимость каждого фактора зависит от того, какое влияние он может иметь на вероятность заблуждения в отношении происхождения.

Те критерии, которые ясно указывают, что товары происходят или не происходят от одного и того же предприятия или от экономически связанных предприятий, должны иметь больший вес, чем второстепенные критерии.

ФАКТОРЫ, ОБЫЧНО ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШОЙ ВЕС:

МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ:

3. РАЗНЫЕ ВИДЫ СРАВНЕНИЙ: ТОВАРОВ С ТОВАРАМИ, УСЛУГ С УСЛУГАМИ И ТОВАРОВ С УСЛУГАМИ

Те же факторы, которые применяются при сравнении товаров с товарами, применяются и при сравнении услуг с услугами. Однако при применении этих факторов следует учитывать основные различия между товарами и услугами (осязаемые и неосязаемые).

Более того, те же принципы, что применяются при сравнении товаров с товарами и услуг с услугами, применяются и при сравнении товаров с услугами.

По своей природе товары обычно отличаются от услуг. Однако, они могут быть взаимодополняющими (комплементарными). Кроме того услуги могут иметь то же назначение и, соответственно, конкурировать с товарами. То есть, при определенных обстоятельствах можно признать однородность товаров и услуг.

4. СТЕПЕНЬ ОДНОРОДНОСТИ

Товары или услуги могут быть однородны в различной степени (низкой, средней, высокой) в зависимости от того, сколько у них общих факторов, и какой вес имеют эти факторы.

Степень однородности товаров или услуг имеет значение при окончательном принятии решения о вероятности смешения. Обычно для признания низкой степени однородности недостаточно одного только фактора, даже если он весомый.

Окончательный вывод о наличии однородности позволяет сделать только сочетание различных факторов и их значимость. Сочетание двух сильных факторов, как например, природы и источника происхождения, или сочетание одного сильного и двух слабых факторов, как правило, приводят к выводу о сходстве.
В отличие от этого, сочетание двух слабых факторов, например, канал сбыта и релевантная публика, в принципе не позволяют сделать однозначный вывод в пользу однородности товаров или услуг.

Количество совпадающих факторов, а также их весовое значение и позволяет установить степень однородности. В целом, чем больше общих факторов, тем выше степень однородности. Однородность, основанная только на двух факторах, обычно бывает невысокой, в отличие от случаев совпадения товаров или услуг по четырем или более факторам.

Однако математический анализ здесь невозможен, т.к. все зависит от конкретных обстоятельств каждого дела.


7.2.4.6. ОДНОРОДНОСТЬ ТОВАРОВ/УСЛУГ И СХОДСТВО ОБОЗНАЧЕНИЙ

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Например, в этом случае однородными могут быть признаны товары "автомобили" (12 класс) и услуги "ремонт и техническое обслуживание автомобилей" (37класс).

При наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

ПРИМЕРЫ:
1. Обозначение заявлено для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: "автоматы торговые; аппараты кассовые".
Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: "аппараты для передачи звука, проекционные, телеграфные, телефонные, факсимильные; приборы и инструменты астрономические, геодезические, для взвешивания, навигационные, оптические, физические, химические; приборы измерительные, метеорологические; компьютеры, принтеры, модемы; телевизоры; устройства и оборудование спасательные".

Таким образом, правообладателю противопоставленного товарного знака принадлежит исключительное право его использования в отношении множества разных групп товаров.
В рассматриваемой ситуации в результате применения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков разными изготовителями для перечисленных выше заявленных и противопоставленных товаров у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
Следовательно, эти товары могут рассматриваться как однородные.

2. Обозначение заявлено для товаров 21 класса МКТУ "щетки обувные, губки для придания блеска обуви" и товаров 26 класса МКТУ "шнурки для обуви".
При экспертизе заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с тремя товарными знаками, принадлежащими одному правообладателю.
Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров разных классов МКТУ, а именно:
- один товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ "кремы косметические; мыла; духи; дезодоранты для личного пользования";
- другой товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ "бумажники; зонты; кошельки; ремешки кожаные; сумки женские; чемоданы";
- третий товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ "обувь;одежда".

В этой ситуации также указанные заявленные товары 21, 26 классов МКТУ могут рассматриваться как однородные перечисленным противопоставленным товарам 3, 18, 25 классов МКТУ.


7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕШЕНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

7.3.1. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 6 - QUINQUIES (С) ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 quinquies C - 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Приведенное положение пункта 1 статьи 6 quinquies C - 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности носит общий характер и его применение охватывает, в том числе, решение вопроса о том, может ли быть предоставлена правовая охрана товарному знаку в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, фактические обстоятельства могут свидетельствовать о том, что отсутствует угроза смешения потребителями сравниваемых товарных знаков или обозначений, а также о том, что конкретные товары или услуги фактически не воспринимаются потребителями как однородные и принадлежащие одному производителю.

При решении вопроса о том, являются ли сравниваемые обозначения сходными до степени смешения, а также о том, являются ли однородными конкретные товары или услуги, во внимание могут быть приняты, в частности, следующие фактические обстоятельства: известность обозначения на рынке, длительное бесконфликтное использование сравниваемых обозначений на одной территории, наличие фактически используемой серии знаков, доказательства фактического смешения сравниваемых обозначений, предшествующие решения правоприменительных органов, соответствующий круг потребителей и обстоятельства, сопутствующие приобретению товаров и услуг, иные обстоятельства фактического использования товарных знаков и обозначений.

В зависимости от конкретного случая разные фактические обстоятельства или их комбинации могут оказать влияние на решение вопроса о том, являются ли сравниваемые товарные знаки или обозначения сходными до степени смешения, а товары или услуги однородными.


7.3.2. СХОДСТВО С СЕРИЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, может выступать использование серии товарных знаков, в основе которой лежит один элемент.
В такой ситуации новое заявленное обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов (INDASFORM, INDASPAD, INDASLIP, INDASEC) или неохраняемых обозначений (VIZSPA, VIZPOWER, VIZCARE, VIZCLEAN).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, INDASTEN и VIZSOF T соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент.

Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а так же представлять собой комбинированное обозначение.

Вместе с тем, для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью, либо изначальной, либо приобретенной в результате использования.

В свою очередь, совпадение неохраноспособных элементов или элементов, обладающих слабой различительной способностью и часто используемых разными производителями, как правило, не достаточно для вывода о том, что товарные знаки составляют серию, принадлежащую только одному лицу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2013 года No А40 - 105879/11 - 5 - 760:

Как правильно отражено в решении Роспатента, элемент "ГАММА/GAMMA", входящий в товарные знаки, принадлежащие заявителю, не является сильным элементом (обладает слабой различительной способностью). Смысловое значение понятия "гамма" подразумевает определенную систему элементов в логически выстроенном взаимосвязанном последовательном развитии.

Соответственно, в контексте элемент "гамма" указывает не на конкретные признаки предмета, явления, а на их принадлежность к системе. Например, "гамма лекарств на основе ромашки", "гамма лечебных мазей от радикулита", "гамма лечебной парфюмерии" и т.п... ...Доказательств того, что зарегистрированные Компанией лекарственные препараты (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма) образуют систему препаратов, объединенных каким - либо общим для них признаком, и, в то же время, отличающим их от иных лекарственных препаратов, не представлено.

В связи с этим, следует согласиться с выводом Роспатента о том, что элемент "гамма/gamma" в принадлежащих Компании товарных знаках не может быть признан доминирующим.

Соответственно, различительную способность сравниваемым товарным знакам придают их начальные элементы. Исходя из изложенного, а также учитывая наличие товарных знаков с элементом "гамма/gamma" иных производителей лекарственных средств, довод заявителя о том, что товарные знаки Компании образуют серию товарных знаков не может быть признан обоснованным.

 

Для вывода о наличии серии товарных знаков их общий элемент должен быть тождественным или иметь несущественные отличия. Незначительные графические различия в общем элементе, ка к правило, не ведут к выводу об отсутствии серии знаков, если они могут восприниматься потребителем как более современное представление той же линии товаров или услуг.

Вместе с тем, различия в составе и количестве букв словесного элемента, лежащего в основе нескольких товарных знаков, не позволяют сделать вывод о наличии серии товарных знаков.
Как правило, для того, чтобы составлять серию товарных знаков, общий элемент должен находиться в составе товарных знаков в одной и той же позиции, например, только в начале или только в конце слова, а также использоваться в том же смысловом значении.

В случае если в новом заявленном обозначении одинаковый элемент занимает иную позицию, чем в серии более ранних товарных знаков, то это может привести к выводу об отсутствии у потребителя представлений о принадлежности данного обозначения к указанной серии.

Например, оспариваемый знак TENINDAS вряд ли будет ассоциироваться с серией знаков INDAS - , где элемент INDAS находится в начале знаков, составляющих серию. Как правило, более ранние товарные знаки, составляющие серию, являются зарегистрированными товарными знаками.

Вместе с тем, восприятие потребителей о наличии серии товарных знаков, принадлежащих одному производителю, может формироваться под влиянием фактического использования в составе серии, в том числе, незарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений.


7.3.3. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Часто в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений, приводится ссылка на факт бесконфликтного сосуществования данных товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода времени. Анализируя указанный довод необходимо учитывать следующее.

Вопрос о сходстве товарных знаков и обозначений до степени смешения решается на основании применения норм Кодекса и Правил, а также с учетом соответствующих положений настоящего Руководства. Простой факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода времени не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, поскольку такое сосуществование может быть обусловлено многими причинами, не устраняющими опасность их смешения потребителями.

Таким образом, факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории не может быть рассмотрен в качестве самостоятельного условия для вывода об отсутствии сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения. Факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений может быть рассмотрен только как одно из дополнительных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальной угрозы смешения товарных знаков и обозначений, и может иметь решающее значение лишь в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный (дискуссионный) характер.

В свою очередь, если сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения очевидно, то оно признается вне зависимости от каких-либо фактических обстоятельств их использования.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2006 года по делу NoА40 - 74888/05 - 93 - 594:

В отношении доводов заявителя об отсутствии использования противопоставленного товарного знака по свидетельству No49140 до даты приоритета оспариваемой регистрации No262307 и использовании заявителем оспариваемого товарного знака следует указать, что они не опровергают вышеуказанных доводов о наличии их сходства до степени смешения в отношении однородных товаров, определённого на основании признаков сходства и однородности товаров, предусмотренных указанной выше правовой базой.

Фактические обстоятельства бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на рынке могут быть приняты во внимание лишь в случае, когда указанные обстоятельства действительно свидетельствуют об отсутствии угрозы смешения обозначений на рынке.

При этом следует учитывать, что во внимание может быть принято только фактическое использование обозначений, которые тождественны сравниваемым товарным знакам и обозначениям или несущественно от них отличаются.

В качестве доказательства бесконфликтного сосуществования товарных знаков не может быть принят во внимание простой факт регистрации товарных знаков и их формального сосуществования в государственном реестре товарных знаков.

Должны быть представлены доказательства фактического использования товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 июня 2008 г. No 4173/08:

Исходя из пункта С указанной статьи Парижской конвенции [статьи 6 - quinquies], чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака...

...Впервые получив национальную регистрацию в Чехии, товарный знак "ZLATOPRAMEN 11" в течение нескольких лет активно используется не только на внутреннем рынке Чехии, но и в иных странах, включая Австрию, Черногорию, Швейцарию, Германию, Испанию, Францию, Италию, Великобританию, Швецию, Финляндию и др. И в Чехии, и в иных странах мира, где продается пиво под товарным знаком "ZLATOPRAMEN 11", знаки "STAROPRAMEN" и "ZLATOPRAMEN 11" не рассматривались как сходные до степени смешения.
Правообладатель товарного знака "STAROPRAMEN" (компания "Pivovary Staropramen a.s.") не оспаривал регистрации знака не только в Российской Федерации, но и в других странах. Противопоставляемые товарные знаки бесконфликтно сосуществуют на протяжении многих лет как в стране их происхождения, так и в других странах, доказательств смешения этих знаков представлено не было.

Также, в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, могут быть приведены сведения о том, что совпадающий или сходный элемент сравниваемых товарных знаков используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами.

В таком случае факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг.

В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 мая 2006 года по делу No А40 - 934/06 - 67 - 7:

Сочетания слов "LIFE" и "STUDIO" часто используется на российском рынке услуг, связанных со спортом, в том числе: фитнес-центров, салонов красоты, в спортивных журналах, в связи с чем утратил оригинальность и по смысловому звучанию может быть воспринят потребителем как указание на характер предлагаемых услуг, что исключает возможность определения элемента "LIFESTUDIO" как сильного. В то же время значение словесного элемента "HEAD" усиливается известностью спортивных товаров, маркированных таким обозначением.


7.3.4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФАКТИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В качестве подтверждения сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения могут быть представлены доказательства того, что сравниваемые товарные знаки и обозначения фактически смешиваются потребителями.

Действующее законодательство не требует представления таких доказательств для вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.
Вывод о наличии сходства до степени смешения товарных знаков и обозначений может быть сделан на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они заявлены или представлены в государственном реестре товарных знаков, с применением соответствующих правовых норм, устанавливающих критерии такого смешения.

Вместе с тем, фактическое смешение сравниваемых товарных знаков и обозначений потребителями может служить дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о наличии реальной угрозы смешения обозначений, а также иметь решающее значение в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный и дискуссионный характер.

Следует учитывать, что, как правило, всегда существуют отдельные потребители, которые могут быть чрезмерно рассеянными или по другим причинам часто путают товары и производителей.

Равным образом, существует категория потребителей, которые очень наблюдательны или хорошо информированы о приобретаемых товарах и их производителях.

При оценке сходства сравниваемых товарных знаков и обозначений до степени смешения нецелесообразно ориентироваться на указанные выше узкие группы потребителей, поскольку они не отражают общее положение на рынке.

По общему правилу, оценка опасности смешения должна производиться, исходя из вероятного восприятия среднего потребителя, который предполагается в разумной степени информированным и осмотрительным при покупке соответствующих товаров или услуг.

В этой связи отдельные случаи смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений не всегда свидетельствуют о том, что указанные товарные знаки и обозначения являются сходными до степени смешения. Необходимо установить, что случаи фактического смешения обозначений потребителями не являются редкими исключениями и возникают в типичной ситуации торговли соответствующими товарами или услугами.

Невозможно заранее указать, какое количество случаев фактического смешения товарных знаков и обозначений будет являться достаточным для вывода о наличии угрозы их смешения в той или иной ситуации. Такая оценка может быть дана из анализа всей совокупности обстоятельств конкретного случая, включая общее количество потребителей соответствующих товаров и услуг, а так же длительность их присутствия на рынке.

Например, если соответствующие товары и услуги длительное время в больших объемах присутствуют на рынке, а случаи смешения являются редкими, то такие факты будут иметь малое значение в оценке вероятности смешения обозначений.

В качестве доказательств фактического смешения, как правило, могут быть представлены: результаты социологических опросов, письма и жалобы контрагентов и потребителей, сведения из средств массовой информации и сети Интернет, включая общение потребителей на форумах и в блогах. Результаты правильно проведенного социологического опроса могут дать представление о восприятии потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений и свидетельствовать о наличии угрозы их смешения на рынке.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006г. No3691/06:

О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов. Такие опросы проводились по инициативе как истца, так и третьего лица. В первом случае около 30 процентов респондентов ответили, что товарные знаки принадлежат одним производителям, еще 29 процентов затруднились ответить на поставленный опрос. Это свидетельствует об имеющихся сомнениях покупателей. Во втором случае 6 процентов респондентов ответили утвердительно, 12 процентов затруднились ответить. Таким образом, от 20 до почти 60 процентов опрошенных потребителей не смогли однозначно отличить товарные знаки конкурентов, что является весьма внушительным результатом, влияющим на продвижение товара на определенном сегменте рынка.

Вместе с тем на практике часто вследствие тех или иных недостатков или ошибок, допущенных при проведении опроса и формировании его результатов, реальное восприятие потребителями сравниваемых обозначений может быть подвергнуто искажению.

Так, при проведении социологического опроса респонденты осознано и целенаправленно подходят к вопросу о восприятии приводимых товарных знаков и обозначений, а также имеют возможность непосредственно сравнить товарные знаки и обдумать свой ответ необходимое время.
На практике, как правило, возможность одновременного восприятия сравниваемых обозначений у потребителей отсутствует, они сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти, и при этом не думают о вопросах смешения товарных знаков.

Также необходимо учитывать, что в условиях социологического опроса, как правило, респонденты легче отличают известные ему товарные знаки от иных сходных обозначений, в то время как в реальности при спонтанном выборе товаров известность более раннего товарного знака обусловливает большую опасность смешения.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что результаты социологического опроса могут быть искажены, в том числе преднамеренно, путем соответствующего изменения порядка вопросов, их формулировки и другим способом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2013 года по делу No СИП - 66/2013:

Роспатент указал, что при проведении указанного опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых потребителей, а их ответы на вопросы являлись предсказуемыми и ожидаемыми.

В частности, обозначения со словом "ELLE", были помещены на предлагавшихся респондентам демонстрационных карточках, сами по себе несомненно являлись сходными, но мнение об их сходстве вне связи с индивидуализируемыми ими конкретными товарами не могло быть положено в основу для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя определенных товаров.

При проведении данного опроса были использованы наводящие вопросы и принцип последовательности, согласно которому люди готовы изменить свои установки, мнения, оценки и поступки ради того, чтобы они согласовывались между собой, что повлияло на достоверность репрезентативность полученных данных.

Данные доводы Роспатента заявителем опровергнуты не были. Первичные опросные листы Роспатенту, а равно в Суд по интеллектуальным правам представлены не были, что исключает возможность проверки, в т.ч. арифметических результатов опроса.

Также должна быть дана соответствующая оценка результатам социологического опроса, проведенного без учета обстоятельств, необходимых для вывода о сходстве товарных знаков до степени смешения, исходя из требований действующего законодательства.
В зависимости от ситуации, к таким обстоятельствам может относиться исследование опасности смешения товарных знаков без учета товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, или содержащиеся в результатах опроса выводы о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения, в то время как вопросы, задаваемые респондентам, относились к другим обозначениям.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 марта 2010 года по делу NoА40-28328/08-51- 271:

Анализируя материалы дела, суды правильно обратили внимание на то, что из представленного анкетного листа следует, что респондентам демонстрировались не противопоставленные товарные знаки в целом, а лишь их отдельные словесные элементы: "ЗОЛОТОЙ ФАЗАН" и "GOLDENER FAZAN".

В связи с чем, суды пришли к выводам о том, что при исследовании вопроса о сходстве товарных знаков сравниваемые обозначения не оценивались респондентами в том виде, в котором были зарегистрированы, т.е. как комбинированные обозначения; при проведении исследования не была сформирована целевая группа респондентов -потребители пива, т.к. противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении одно родных товаров 32 класса МКТУ – "пиво"


7.3.5. ИЗВЕСТНОСТЬ БОЛЕЕ РАННЕГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

Одним из фактических обстоятельств, способных оказать влияния на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, является известность более раннего товарного знака.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение и, следовательно, тем шире объем его правовой охраны.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006г. No3691/06:

Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Товарные знаки компании в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брэндов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у компании "Байерсдорф АГ" серии знаков с указанными словесным и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

Следует отметить, что даже сильная известность более раннего товарного знака не расширяет объем его правовой охраны в отношении товаров и услуг, которые очевидным образом не являются однородными с теми, для которых он зарегистрирован, поскольку это противоречило бы действующему законодательству.

Подобный объем охраны в отношении неоднородных товаров и услуг может быть предоставлен лишь товарному знаку, признанному общеизвестным в Российской Федерации в установленном порядке. Вместе с тем в тех случаях, когда вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков и обозначений или вывод об однородности товаров и услуг носит дискуссионный характер, известность товарного знака и его репутация на рынке могут являться аргументом в пользу вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

Известность товарного знака или соответствующая репутация на рынке, приобретенная в результате использования, может быть учтена лишь применительно к конкретным товарам или услугам, в отношении которых приобретена такая известность или репутация.

Также фактические обстоятельства могут относиться к использованию только одного из элементов более раннего товарного знака.
Так, например, изначально слабый элемент товарного знака в результате его использования может приобрести повышенную различительную способность и стать основным индивидуализирующим элементом товарного знака, совпадение или сходство с которым может привести к смешению сравниваемых товарных знаков потребителями.


7.3.6. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ

В некоторых случаях в качестве подтверждения наличия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений представляются доказательства, относящиеся к фактическому использованию обозначения, которое отличается от заявленного обозначения или оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству вывод о наличии сходства до степени смешения товарных знаков и обозначений делается на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они заявлены или представлены в государственном реестре.

Вместе с тем, в некоторых случаях доказательства, относящиеся к использованию отличающегося обозначения, также могут иметь значение при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

При этом необходимо учитывать следующее.

В том случае, если отличия фактически используемого обозначения от заявленного обозначения или оспариваемого товарного знака не являются существенными и не повлекут их разное восприятие потребителями, то доказательства, относящиеся к такому использованию, могут быть приняты во внимание при оценке сходства.

Опасность смешения товарных знаков и обозначений потребителями зависит не только от самих сравниваемых обозначений, но и от того, как данные обозначения используются на рынке.
В случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный и дискуссионный характер, опасность смешения указанных обозначений может находиться в зависимости от добросовестности действий лица, использующего спорное обозначение.

В ситуации, когда из фактических обстоятельств следует, что спорное обозначение на практике целенаправленно используется таким образом, что сравниваемые товарные знаки и обозначения смешиваются потребителями, указанное обстоятельство может повлиять на окончательный вывод о наличии угрозы их смешения потребителями.

Вместе с тем в случае, если фактически используемое обозначение имеет существенные отличия от заявленного обозначения или оспариваемого товарного знака, качественно меняющие его восприятие потребителями, то доказательства, относящиеся к такому использованию, не должны приниматься во внимание при оценке сходства сравниваемых товарных знаков и обозначений.


7.3.7. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ РОСПАТЕНТА

Действующим законодательством не предусмотрено решение вопроса о сходстве товарных знаков до степени смешения и об однородности товаров, исходя из ранее принятых решений Роспатента в отношении аналогичных или сходных товарных знаков и обозначений.

Каждый случай должен рассматриваться отдельно с учетом его особенностей, а решение должно приниматься на основании соответствующих положений нормативных актов с применением установленных методологических подходов к оценке сходства и однородности.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2006г. No8215/06:

Ссылки на установление в данной сфере (по классам 35 и 41 МКТУ) определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков ("Человек года", "Лица года", "Бренд года", "Песня года") не могут быть приняты во внимание. Каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно, возражения по ним не были предметом рассмотрения патентной палаты и решения по ним не являлись предметом спора.

Вместе с тем, несмотря на то, что Роспатент не связан своими предыдущими решениями, необходимо соблюдение принципа равенства всех перед законом. Указанный принцип предусматривает запрет на неравное обращение с лицами, находящимися в одинаковых условиях, без объективного и разумного оправдания.

В этой связи, при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях.

При этом необходимо тщательно подходить к вопросу о том, есть ли в рассматриваемой ситуации обстоятельства для принятия другого решения, отличного от предыдущих решений Роспатента, особенно в случае, когда другое решение принимается в отношении обозначения того же лица.

Однако следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.


7.3.8. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРУГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СТЕПЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРА

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В этой связи, определение круга потребителей и степени их внимательности при выборе товаров или услуг играет важную роль при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. При этом в указанный круг потребителей входят не только фактические потребители, но и потенциальные, которые могут приобретать соответствующие товары и услуги в будущем.

Предполагается, что средний потребитель является в разумной степени информированным и осмотрительным при покупке соответствующих товаров или услуг.
Вместе с тем степень внимательности потребителя при выборе товаров и услуг может меняться в зависимости от их вида и особенностей.

Так, в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.
В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения.

Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.
В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2012 года NoА40-89984/11-110-743:

Также суды учли, что услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, и которые оказывает как правообладатель оспариваемого товарного знака, так и лицо, подавшее возражение, оказываются в узкой и специфической сфере деятельности, такой как проектирование металлургических заводов, где имеет место ограниченный круг лиц, оказывающих такие услуги, а также потребителей (заказчиков) данных услуг, что свидетельствует о невозможности смешения на рынке сравниваемых обозначений.

В случае если сравниваемые товары одновременно могут относиться к товарам широкого потребления и к товарам, предназначенным для специалистов (например, в случае если товары представлены широкими родовыми понятиями, охватывающими обе категории), то опасность смешения должна оцениваться, исходя из восприятия потребителей с более низкой степенью внимательности при выборе соответствующих товаров.

При оценке угрозы смешения сравниваемых товарных знаков целесообразно учитывать, предназначены ли товары, в отношении которых испрашивается или предоставлена правовая охрана, для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые).

При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.
Кроме того, целесообразно учитывать каналы реализации изделий.

Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.
В некоторых случаях, в зависимости от обстоятельств приобретения потребителями товаров и услуг, при оценке угрозы смешения большее внимание должно уделяться фонетическому или визуальному восприятию обозначений.

Например, визуальное сходство между обозначениями может иметь повышенное значение в случае реализуемых в супермаркетах недорогих потребительских товаров, при выборе которых потребители руководствуются в большей степени визуальным впечатлением.

В свою очередь, фонетическое сходство может иметь большее значение там, где товары традиционно заказываются устно, например, фармацевтические товары.


7.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА, КАСАЮЩИХСЯ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ СХОДНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

7.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положениями абзацев первого, второго, третьего и четвертого пункта 6 статьи 1483 Кодекса установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

Вместе с тем, положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускает, что регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, за исключением товарных знаков, признанных в установленном порядке общеизвестными, в отношении однородных товаров может быть осуществлена в случае согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Данная норма содержит ряд важных положений.
Прежде всего, из указанной правовой нормы следует, что право предоставления согласия возможно только в том случае, если "старший" товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

В том случае, если "старший" товарный знак является тождественным заявленному обозначению, предоставление соответствующего согласия не предусматривается. При этом под тождеством обозначений понимается их совпадение во всех элементах.

Рассматриваемая норма предоставляет заявителю, которому известно о наличии сходного до степени смешения "старшего" товарного знака, право представить при подаче заявки на товарный знак, либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак, либо при подаче соответствующего возражения в Роспатент документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.
При этом следует учитывать, что данная норма не предусматривает представление согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным.

Также из приведенной нормы следует, что согласие может быть принято лишь в случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Важной особенностью рассматриваемой нормы является то, что представленное правообладателем "старшего" товарного знака согласие не может быть впоследствии им отозвано.

И, наконец, еще одной особенностью рассматриваемой нормы является то, что в том случае, если "старший" товарный знак является коллективным, то согласие от его правообладателя не может учитываться.


7.4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ СОГЛАСИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ

Документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее -документ, подтверждающий согласие) составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств. Документ, подтверждающий согласие, представляется в подлиннике и приобщается к материалам заявки.

Документ, подтверждающий согласие, может содержать и иные сведения. Если документ, подтверждающий согласие, оформлен в виде договора, он должен содержать подписи заявителя и правообладателя или уполномоченных ими лиц.

Прилагаемое к указанному документу изображение заявленного обозначения должно быть подписано тем же лицом (лицами), которым подписан документ, подтверждающий согласие.

В случае если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо, его подпись или подпись уполномоченного им лица скрепляется печатью организации.
Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Если документ, подтверждающий согласие, подписан представителем, к нему в обязательном порядке должна прилагаться доверенность, прямо уполномочивающая представителя на выдачу согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени правообладателя.

Если такая доверенность не представлена или в доверенности не указаны полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя, то подписанный на основании такой доверенности или в отсутствии доверенности документ не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых сведений, перечисленных выше.


7.4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ТОЖДЕСТВЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, являющегося тождественным заявленному обозначению, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующее положение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


7.4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ

Если при рассмотрении представленного согласия выявляется наличие в нем условия о том, что такое согласие может впоследствии быть отозвано, то заявитель уведомляется о невозможности принятия поступившего согласия ввиду его несоответствия абзацу пятому пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заявителю также рекомендуется представить согласие, оформленное в соответствии с требованиями законодательства.

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения от правообладателя "старшего" товарного знака поступает заявление об отзыве ранее представленного согласия, то такой отзыв не принимается, о чем правообладателю "старшего" товарного знака указывается со ссылкой на соответствующее положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


7.4.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ.

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующее положение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


7.4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя коллективного знака, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующее положение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


7.4.7. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА С СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем согласие, принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения с учетом приведенных ниже рекомендаций.

В том случае, если представленное согласие соответствует приведенным выше положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и настоящих Рекомендаций, оно не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

При этом степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (в том числе, в случае когда сравниваемые обозначения являются фонетически или семантически тождественными) не имеет значения при учете представленного согласия.

В то же время документ, подтверждающий согласие, не всегда устраняет вероятность смешения товарных знаков. В том случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения со "старшим" товарным знаком может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, согласие не может быть принято.

Необходимо учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и "старшего" товарного знака.
В этой связи, если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что заявленное обозначение и "старший" товарный знак имеют высокую степень сходства, однако доказательств возможности введения в заблуждение не имеется, представленное согласие не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

Вероятность введения потребителя в заблуждение определяется в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств и имеющихся документов.

В частности, в случае, если имеются документы, свидетельствующие о том, что противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем, вероятность введения потребителя в заблуждение возрастает.


 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100